BGE 43 II 245

Das Bundesgericht zieht i TI E r w.ä gun g:

1. — Die heutige Erklärung des Beklagten, er lasse seine «Uneinlässlichkeitseinrede» fallen, bezieht sich in erster Linie auf seine Bestreitung der Pas s i v I e - g i tim a t ion und es braucht daher jedenfalls auf — BGE 43 II 245, S. 248 — diesen Punkt nicht mehr eingetreten zu werden, den übrigens die Vorinstanz zweifellos auf Grund von Art. 24 MSchG richtig entschieden hat.

Mit der genannten Erklärung hat der Beklagte wohl auch zugleich die erhobene Verjährungseinrede zurückziehen wollen. Auch sie wäre als unbegründet zu verwerfen. Denn die Klägerin stützt die behaupteten Markenrechtsverletzungen nicht auf die schon im Jahre 1913 erfolgte Eintragung der Marken Nr. 33,960 und Nr. 34,685, die ja nicht durch den Beklagten, sondern durch die Crescent Typewriter Supply Co und zu ihren Gunsten bewirkt wurde, vielmehr auf den nachherigen Gebrauch dieser Marken, bei dem sich der Beklagte nach der Behauptung der Klägerin durch Handlungen betätigt hat. Hinsichtlich dieser aber war die zweijährige Verjährungsfrist bei der Klageanhebung noch nicht abgelaufen.

2. — Prüft man nun, ob der Beklagte wirklich gegen Art. 24 MSchG verstossen habe, so ist zunächst auf Grund der vorinstanzlichen Tatbestandsfeststellung als erwiesen anzunehmen, dass der Beklagte mit dem Markenbild des Halbmondes nebst Stern versehenes Kohlenpapier in den Ha nd e I ge b r ach t. hat, und ferner lässt sich ernstlich auch nicht bezweifeln, dass die beiden Marken Nr. 33,960 und Nr. 34,685, trotz der Beifügung des Wortes (i Brand» bei der einen und bei der andern noch des Wolkenbildes, der Marke der Klägerin so ä h n I ich sind, dass Verwechslungen nicht vermieden werden können. Damit fragt es sich nur noch, ob die Klägerin ein ausschliessliches Recht auf die Marke Crescent mit Halbmond und Stern besitze und vermöge dessen die dem Beklagten zum Vorwurf gemachte Markenverwendung verbieten können.

Gemäss Art. 5 MSchG hat nun die Eintragung einer Marke als solche nur deklarativen, nicht konstitutiven Charakter. Sie hat — neben der Bewirkung des spezifischen Markenschutzes, Art. 4 MSchG - Beweisfunktion, — BGE 43 II 245, S. 249 — schafft aber nach dieser Richtung eine blosse Vermutung für die Berechtigung des Eingetragenen. Diese Berechtigung wird nun hier vom Beklagten in Abrede gestellt, mit der Begründung: Die Marke sei schon vor der Eintragung durch die Klägerin von der amerikanischen Firma, von der er, der Beklagte, seine Rechte ableitet, in markenrechtlich äquivalenter Form gebraucht worden und zwar nicht nur in Amerika, sondern auch in der Schweiz, und zudem sei sie in Amerika auch früher eingetragen worden. Die Klägerin aber habe diese bereits im Gebrauche befindliche Marke während ihrer Betätigung als Vertreterin der amerikanischen Firma unberechtigter Weise sich angeeignet und auf ihren Namen eintragen lassen.

Mit Recht hat die Vorinstanz zunächst über die bestrittene Behauptung des Beklagten, die Crescent Marke sei in Amerika, der Eintragung zu Gunsten der Klägerin vorgängig, eingetragen worden, keinen Beweis erhoben. Abgesehen von besondern internationalen Vereinbarungen hat das Markenregister lediglich territorialen Charakter. Gerade um diese bloss territoriale Wirkung zu erweitern, haben die internationalen Unionen die Möglichkeit geschaffen, die Marke bei einer Zentralstelle, beim internationalen Bureau in Bern, einzutragen und damit eine Eintragung mit internationalem Charakter und Wirkung zu erlangen (vergl. BGE 26 II S. 649 f.).

Es fragt sich also nur, welche Bedeutung der Berufung des Beklagten darauf zukomme, dass die amerikanische Firma und deren Vertreterin in der Schweiz, die Firma Vögeli & oe, für die der Beklagte in der Sache tätig war, die Marke früher als die Klägerin g e b rau c h t habe. Diese Priorität des Gebrauches, sowohl in Amerika als in der Schweiz, muss vorerst nach der tatsächlichen Seite hin auf Grund der vorinstanzlichen Feststellung darüber als ausgewiesen gelten. Diese Feststellung ist nicht aktenwidrig. Sie wird vielmehr durch — BGE 43 II 245, S. 250 — die durchaus schlüssige Annahme der Vorinstanz gestützt, die Klägerin sei gerade dadurch, dass sie von der amerikanischen Firma mit dem streitigen Markenzeichen versehene Ware bezog, veranlasst worden, dieses eintragen zu lassen und so als Vertreter jener Gesellschaft die Ware mit der eingetragenen Marke zu vertreiben.

Die rechtliche Bedeutung des frühern Gebrauches anlangend, ist davon auszugehen, dass die Berechtigung auf die Crescent Marke jedenfalls nicht der Klägerin und der amerikanischen Gesellschaft gleichzeitig nebeneinander zustehen kann, sondern es muss entweder der frühere Gebrauch oder die frühere Eintragung im Sinne einer ausschliesslichen Berechtigung entscheidend sein. Die erste dieser Lösungen, also die zu Gunsten des frühern Gebrauches, wäre nach dem Art. 5 MSchG und der ihm oben gegebenen Auslegung dann ohne weiteres anzunehmen, wenn die Crescent Typewriter Supply Co zu den in Art. 7 Ziff. 1 und 2 MSchG erwähnten Geschäftsinhabern gehörte, wenn sie also ihr Geschäft in der Schweiz oder daselbst doch eine Handelsniederlassung hätte oder wenn feststände, dass die Vereinigten Staaten im Sinne der genannten Ziffer 2 Gegenrecht halten (was gemäss den folgenden Ausführungen nicht geprüft zu werden braucht). Alsdann wäre anzunehmen dass, wenn sie kraft Art. 7 Anspruch auf den spezifischen Markenschutz hat, wie ihn dér Art. 4 unter Verweisung auf die Art. 12-15 vorsieht, sie von selbst auch Anspruch haben müsse auf die weniger weitgehenden Rechte, die mit dem Gebrauch einer noch nicht eingetragenen Marke — oder mit dem im Verhältnis zu einem andern Prätendenten längern Gebrauch dieser Marke — verbunden sind. Damit ist aber umgekehrt nicht gesagt, dass ihr diese beschränkteren Rechte aus dem bIo s sen G e b rau c he deshalb zu verweigern seien, weil sie nach Art. 7 nicht des spezifischen Markenschutzes teilhaftig werden kann. Wenn dieser wegen der damit — BGE 43 II 245, S. 251 — verbundenen Einrichtungen und Förmlichkeiten grundsätzlich territorialen Charakter hat und, soweit das nicht der Fall ist, ausserhalb der Schweiz befindlichen Geschäften nur unter der Voraussetzung des Gegenrechtes zusteht, so rechtfertigt sich eine solche Begrenzung nicht auch für das mit dem blossen Gebrauch verbundene Individualrecht. Dieses ist im Gegensatz zu dem durch die Eintragung erlangten gesteigerten Individualrecht seiner Natur nach ohne weitere Voraussetzung mit der Person des Benützers verknüpft und es ist daher von selbst auch dem im Auslande befindlichen Geschäftsinhaber zuzuerkennen, namentlich wenn es sich auf den Gebrauch im Inlande stützt (vergl. BGE 26 11 S. 649 ff. und den Entscheid des Bundesgerichts vom 16. Februar 1917 i. S. Künkler gegen Berger). Die Priorität des Gebrauches, wie sie nach dem Gesagten hier zu Gunsten der amerikanischen Gesellschaft nachgewiesen ist, entkräftigt die Vermutung des Art. 5 MSchG und daher muss die genannte Gesellschaft trotz der später von der Klägerin erwirkten Eintragung als die «wahre Berechtigte» angesehen werden, sofern nicht besondere Gründe dem entgegenstehen.

Einen solchen Grund erblickt nun die Vorinstanz darin, dass die Crescent Typewriter Supply Co n ich t· auf Lös c h u n g der klägerischen Marke geklagt hat. Allein der in seinem Gebrauch Beeinträchtigte ist nicht gezwungen, gegen den unbefugt Eingetragenen zu klagen. Es steht ihm frei, sein Recht einredeweise geltend zu machen, so lange das Rechtsverhältnis nicht durch spätere Tatsachen eine Aenderunng erfahren hat. Sein blosses Stillschweigen einer Eintragung gegenüber vermag an sich seine Berechtigung nicht zu schmälern und bildet allein noch keinen verbindlichen Verzicht darauf zu Gunsten des Eingetragenen. Gegen einen solchen Verzicht spricht hier schon der Umstand, dass die amerikanische Firma durch die Firma Vögeli & Cl.' ihr Recht auch nach der von der Klägerin erlangten Eintragung — BGE 43 II 245, S. 252 — weiter ausgeübt und also für sich in Anspruch genommen hat. Dazu kommt, dass die Klägerin die Marke für die von der amerikanischen Firma erstellten Erzeugnisse hat eintragen lassen. Hatte sie es dabei auf die Eintragung einer Fabrik marke abgesehen, so ist. im Verhältnis zwischen ihr und der amerikanischen Gesellschaft, der eigentliche Berechtigte diese Gesellschaft als Inhaberin des Geschäftes, das die mit der Marke versehenen Erzeugnisse herstellt. Die Klägerin selbst aber hätte in diesem Falle nach Art. 11 MSchG die Marke mir durch Uebertragung des Geschäftes an sie zu eigenem Rechte erwerben können. Sofern sie dagegen beabsichtigt hat, für sich eine Ha n deI s marke eintragen zu lassen, so ist diese nach ihrer inhaltlichen Ausgestaltung damit unzulässig geworden, dass die Klägerin aufhörte, die Erzeugnisse der amerikanischen Firma unter dieser Marke zu vertreiben. Denn die Marke sollte eben zur Bezeichnung gerade der genannten Erzeugnisse dienen und nur deshalb war es der Klägerin erlaubt, für die von ihr eingetragene Marke die Wort- und Bildelemente zu verwenden, die der amerikanischen Gesellschaft bereits als Fabrikationszeichen dienten.

Die genannte Gesellschaft ist nach alledem nach wie vor die wahre Berechtigte in Bezug auf die Crescentmarke geblieben und der Beklagte, der mit ihrer Einwilligung diese Marke tragende Erzeugnisse verkaufte, hat daher gegenüber der Klägerin keine Markenrechtsverletzung begangen, was zur gänzlichen Abweisung der Klage führt.