BGE 78 II 164

Das Bundesgericht- zieht in Erwägung:

1. — Nach Art. 24 MSchG kann im Wege des Zivil- oder Strafprozesses u. a. belangt werden:

«.....

e) wer Erzeugnisse oder Waren, von denen er weiss, dass sie mit einer nachgemachten, nachgeahmten oder rechtswidrigerweise angebrachten Marke versehen sind, verkauft, feilhält oder in Verkehr bringt;

d) wer bei den obbezeichneten Übertretungen wissentlich mitgewirkt oder deren Ausführung begünstigt oder erleichtert hat;

•.....»

Streitig ist, ob die Klägerin kraft ihrer schweizerischen Rechte an der Marke «Lux» gestützt auf diese Bestimmungen die Beklagten dafür zur Rechenschaft ziehen kann, dass sie in Amerika erworbene amerikanische Lux »-Seife in die Schweiz einführten und hier umsetzten.

a) Die Vorinstanz verneint das. Da die von den Beklagten vertriebene amerikanische Seife in den Vereinigten Staaten durch die Lever Brothers Company rechtmässig mit der Marke «Lux» gezeichnet worden sei, könnten diese weder als nachgemacht noch als nachgeamt noch als widerrechtlich angebracht betrachtet werden. Zwar habe das Bundesgericht (Kassationshof) in BGE 34 I 826 erklärt, das Inverkehrbringen im Inland von Waren, die im Ausland rechtmässig mit einer Marke versehen wurden, sei unzulässig, wenn die Marke in Inland einem andern zustehe. Jedoch sei später mit BGE 50 I 328 (wiederum vom Kassationshof des Bundesgerichtes) gegenteilig befunden worden. Wenn Art. 9 Abs. I der Pariser Verbandsübereinkunft in der Fassung von 1934 (PVU, vgl. AS 55 S. 1246) vorschreibe, dass jedes widerrechtlich mit einer Fabrik- oder Handelsmarke versehene Erzeugnis bei der Einfuhr in diejenigen Verbandsländer, in welchen — BGE 78 II 164, S. 168 — diese Marke Anspruch auf gesetzlichen Schutz habe, mit Beschlag zu belegen sei, so deute dieser Wortlaut darauf hin, dass die. Widerrechtlichkeit bei der Einfuhr schon bestehen, im Ursprungslande geschaffen sein müsse. Er zwinge nicht zur Annahme, dass eine im Herkunftslande rechtmässige Marke im Einfuhrlande rechtswidrig werden könne oder unter Umständen werden müsse. Dem widerspreche Abs. 2 des Art. 9, wonach die Beschlagnahme auch im Lande der widerrechtlichen Anbringung vorzunehmen sei. Im Gesetz nicht umschriebene Handlungen dürften vom Richter im allgemeinen nicht für rechtswidrig erklärt werden, wenn die Übertretung der fraglichen Bestimmung — wie bei Art. 24 lit. c und d MSchG — nicht nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Folgen nach sich ziehe. Anlässlich der Revision des MSchG von 1939 sei eine Änderung des Art. 24 lit. c nicht für notwendig gehalten worden. Erweise sich der Schutz des inländischen Markeninhabers durch das revidierte Gesetz als unzureichend, so werde neuerdings der Weg der Gesetzesänderung zu beschreiten sein.

b) Richtig ist wohl, dass in BGE 50 I 328 ausgeführt wurde, es könne, wo Produkte im Ursprungslande berechtigterweise mit einem Zeichen versehen wurden, von einer Markenrechtsverletzung durch Inverkehrbringen rechtswidrig gezeichneter Waren im Sinne von Art. 24 lit. c MSchG nicht die Rede sein; und weiter, es lasse sich in solchem Falle eine Markenrechtsverletzung auch bei weitestgehender Auslegung nach allgemeinen Grundsätzen nicht unter den seiner Fassung nach eindeutigen Tatbestand des Art. 24 lit. c MSchG subsumieren, während in einer den Rahmen der Gesetzesanwendung überschreitenden Unterstellung die unzulässige Ausfüllung einer Gesetzeslücke durch Analogieschluss läge.

Abgesehen von offenkundigen Abweichungen zwischen dem damals und dem heute zugrundeliegenden Sachverhalt kann indessen, entgegen der Ansicht der Vorinstanz, auf jenes Präjudiz gerade deswegen nicht abgestellt — BGE 78 II 164, S. 169 — werden, weil es ein Strafurteil ist. Ob strafrechtlich die Betrachtungsweise von BGE 50 I 328 zu bestätigen oder ob nicht vielmehr auf diejenige in BGE 34 I 826 und 32 I 157 zurückzugreifen wäre, mag offen bleiben. Unter zivilrechtlichen Gesichtspunkten jedenfalls, die der Gesetzesanwendung hier wie anderswo weniger enge Grenzen setzen ist die von der Vorinstanz übernommene rein grammatikalische Auslegung des Art. 24 lit. c MSchG mit Sinn und Zweck der Markenschutzordnung unvereinbar. Sie liefe im Ergebnis auf einen für die Schweiz unerträglichen Rechtszustand hinaus. Der inländische Markeninhaber wäre gegenüber der ausländischen Marke machtlos sogar dann, wenn ihm die Priorität zukommt. Hat er sein Zeichen im Auslande weder hinterlegt noch benützt, so vermöchte er dort mangels Anerkennung nicht vorzugehen, weil sich das Ausland fast durchwegs zum Territorialprinzip bekennt. Im eigenen Lande aber hinge die Abwehrmöglichkeit davon ab, ob der Ausländer nach Massgabe des ausländischen Rechts die Marke rechtmässig führt oder nicht. Das kann vernünftigerweise nicht die Meinung des MSchG sein. Dieses gibt dem Inhaber der im schweizerischen Register eingetragenen Marke ein ausschliessliches Gebrauchsrecht und bestimmt die zur Durchsetzung verfügbaren Behelfe. Der damit verliehene Schutz ist, gleich der Geltung des Gesetzes, auf das Gebiet der Schweiz beschränkt. Er versagt also gegenüber dem im Auslande angebrachten und verwendeten Zeichen, wird aber wirksam, sobald das Zeichen in der Schweiz im Verkehr erscheint. Von jetzt an ist es gänzlich belanglos, wie die Verhältnisse im Auslande liegen. In der Schweiz ist allein der schweizerische Markeninhaber berechtigt.

Und wenn hier das Zeichen nicht von ihm herstammt noch von ihm oder mit seiner Ermächtigung angebracht wurde, ist der Gebrauch gemäss Art. 24 lit. c MSchG rechtswidrig.

Das folgt zwingend aus dem Wesen des Ausschlussrechts an der Marke. Befugnisse, die dem ausländischen Markeninhaber selber nicht zustehen, kann aber noch viel — BGE 78 II 164, S. 170 — weniger ein Dritter haben, der im Auslande mit der dort gültigen Marke versehene Waren zum Wiederverkauf in der Schweiz erwirbt.

2. — Das Handelsgericht vertritt die Auffassung, dass die Klage auch dann abzuweisen wäre, wenn Art. 24 lit. c MSchG doch anwendbar sein sollte, und zwar wegen der engen Beziehungen der Klägerin mit der Lever Brothers Company (Konzernmarke). Dabei wird nochmals BGE 50 I 328 herangezogen, und es werden dessen Erwägungen als in vollem Umfange zutreffend auf den gegebenen Fall übertragen.

a) Rechtlich ist die Klägerin ein selbständiges Unternehmen. Wegen der Zugehörigkeit zum Unilever-Konzern besteht aber eine wirtschaftliche Verbundenheit zwischen ihr und der Lever Brothers Company in New York. Aus der Tatsache, dass die beiden Gesellschaften für das gleiche Produkt die gleiche Marke führen, darf geschlossen werden, dass der Gebrauch dieses Zeichens konzernmässig geregelt ist.

b) Das schweizerische MSchG lässt seit der Teilrevision durch Bundesgesetz vom 22. Juni 1939 für Konzerne zwei Möglichkeiten des Markenschutzes zu. Nach Art. 6 bis können wirtschaftlich eng miteinander verbundene Produzenten, Industrielle oder Handeltreibende auch für Erzeugnisse oder Waren, die ihrer Natur nach nicht voneinander abweichen, die nämliche Marke hinterlegen, sofern weder das Publikum getäuscht noch sonstwie das öffentliche Interesse verletzt wird. Hier ist also die Eintragung einer Kollektivmarke im Inland vorgesehen. Art. 11 sodann gestattet die Aufteilung des Markenrechts nach Staatsgebieten derart, dass dieselbe Marke in verschiedenen Ländern verschiedenen Inhabern geschützt wird.

Die frühere Rechtsprechung des Bundesgerichtes ging davon aus, dass das Markenrecht Ausfluss des Individualrechts sei. Daraus musste grundsätzlich die Unteilbarkeit der Marke gefolgert werden. Angesichts der wirtschaftlichen Entwicklung, namentlich der Verflechtung und konzernmässigen — BGE 78 II 164, S. 171 — Zusammenfassung der industriellen Unternehmungen und der daraus sich ergebenden praktischen Bedürfnisse, konnte solch strenge Bindung der Marke an einen bestimmten Geschäftsbetrieb nicht mehr befriedigen.

Eine Lockerung bahnte sich in der bundesgerichtlichen Praxis schon vor 1939 an (vergl. etwa BGE 58 II 180). Den Weg zur Gesetzesrevision bereiteten die Beschlüsse der Londoner-Konferenz vom 2. Juni 1934. Art. 5 C Abs. 3 PVU wurde zum Vorbild des 1939 eingeführten Art. 6 bis MSchG, während eine Neufassung des Art. 11 MSchG die Angleichung an Art. 6 quater PVU und Art. 9 ter Abs. 1 des Madrider Abkommens brachte. Damit vollzog sich im schweizerischen Markenrecht die Abkehr vom Grundsatz der Universalität und die Anerkennung des international vorherrschenden Territorialprinzips.

Die Aufteilung einer Marke nach Ländern bewirkt im übrigen keine Änderung des Markenschutzes an sich. Dem schweizerischen Inhaber steht die hinterlegte Marke im Inland nach wie vor zum alleinigen Gebrauche zu, also unter Ausschluss auch von Inhabern der gleichen Marke im Auslande. Nun ist die Marke «Lux» für Seifen im schweizerischen Register nur für die Klägerin eingetragen. Zeitpunkt der letzten Erneuerung ist das Jahr 1948. Seit 1939 hätte die Möglichkeit bestanden, das Zeichen für weitere, mit der Klägerin verbundene Unternehmungen zu hinterlegen. Da der Unilever-Konzern diese Massnahme unterliess, wurde ein Rechtszustand geschaffen, welcher der Ordnung des Art. 11 MSchG entspricht, d. h. eine Aufteilung der «Lux »-Marke nach Ländern. Das Ausschlussrecht der Klägerin am Zeichen Lux» in der Schweiz blieb daher ungeschmälert.

e) Der von der Vorinstanz angeführte BGE 50 I 328 beruht auf einem wesentlich verschiedenen Sachverhalt. Anders als sich dort für die Beteiligten und ihre Waren ergab, ist es hier so, dass die Klägerin und die Lever Brothers Compagny zueinander nicht im Verhältnis von Mutter- und Tochtergesellschaft stehen; dass das amerikanische — BGE 78 II 164, S. 172 — nicht auf Grund einer vom schweizerischen Unternehmen eingeräumten Ermächtigung seine Seife fabriziert und unter der Marke «Lux» vertreibt; dass in der Bezeichnung und auf der Verpackung der Produkte jeder Hinweis auf einen Zusammenhang zwischen den beiden Gesellschaften fehlt. Schon das verbietet die im kantonalen Urteil versuchte Gleichstellung der beiden Fälle. Ausserdem hatte, wie bereits erwänt, das Bundesgericht sich damals mit dem Straftatbestand zu befassen. Und es ist klar, dass für die Beantwortung der strafrechtlichen Schuldfrage Momente erheblich sind, welche bei der überprüfung zivilrechtlicher Markenschutzansprüche, die — Schadenersatzbegehren ausgenommen — ein Verschulden nicht voraussetzen, keine Bedeutung haben. Hinzu kommt endlich, dass eben die Rechtslage seit 1924 durch die Revision von 1939 die besprochene Neugestaltung erfahren hat, mit der sich zumindest die markenrechtlichen Ausführungen in BGE 50 I 328 nicht mehr vertragen.

d) Das kantonale Urteil verkennt die Eigenart des mit dem MSchG angestrebten Schutzes. Die Marke ist in erster Linie ein Herkunftsmerkmal. Ihr Hauptzweck ist nicht, ein Produkt von Waren gleicher oder anderer Gattung zu unterscheiden, sondern unmissverständlich auf den Hersteller und seinen Betrieb zu weisen (BGE 61 II 386, 55 II 65, 22 1108). Es kommt also auch nichts darauf an, wie sich die Ware des Markeninhabers qualitativ zur Ware desjenigen verhält, der sich die Marke aneignet. Der Markenschutz besteht unabhängig davon. Deshalb geht die überlegung der Vorinstanz fehl, es könne, weil die Erzeugnisse der Lever Brothers Company denen der Klägerin gleichwertig seien, nicht geltend gemacht werden, der Verkauf amerikanischer «Lux»-Seife im Inland täusche die schweizerische Kundschaft. Dergestalt wird der Markenschutz mit dem Warenschutz vermengt. Markenrechtlich ist die Täuschungsgefahr zu bejahen, wenn wie hier das usurpierte Zeichen geeignet ist, eine sei es auch nur — BGE 78 II 164, S. 173 — indirekte Verbindung mit dem Betrieb des schweizerischen Markeninhabers herbeizuführen. Unrichtig nimmt die Vorinstanz ferner an, die Klägerin habe kein schutzwürdiges Interesse an der Verteidigung ihrer Marke gegenüber der gleichlautenden Marke der amerikanischen Konzern- Gesellschaft. Das Interesse der Klägerin ist bei der geltenden Rechtsordnung genügend dadurch ausgewiesen, dass für sie als einziger Konzernbeteiligter die Marke in der Schweiz eingetragen ist. Ebensowenig kann gesagt werden, die schweizerische Offentlichkeit sei an der Auseinanderhaltung der beiden «Lux »-Marken nicht interessiert. Solange zugunsten der Klägerin das schweizerische Markenrecht besteht, hat sie Anspruch auf ausschliesslichen Gebrauch des Zeichens. Das öffentliche Interesse spielt nur dann herein, wenn durch solchen Gebrauch eine Täuschung oder ein sonstiger Nachteil bewirkt wird. Davon kann aber nicht die Rede sein.

e) Mag innerhalb des Konzerns das Zeichen «Lux» als Konzernmarke angesehen werden, so tritt es nach aussen nicht als solche in Erscheinung. Dritte sind nicht legitimiert, sich in die gegebenen Sach- und Rechtsverhältnisse einzumischen, um auf diese Weise den eigenen Vorteil zu suchen. Die Beklagten haben dadurch, dass sie eine aus amerikanischem Betrieb stammende Seife unter dem Zeichen «Lux» in den inländischen Verkehr brachten, die schweizerischen Markenrechte der Klägerin schuldhaft verletzt.