DTF 42 II 166

— DTF 42 II 166, pag. 169 — 2. - Abzuweisen ist zunächst die von der Beklagten

erhobene Verjährungseinrede. Wie die Vorinstanz feststellt, hat die Beklagte erst im Jahre 1912 aufgehört, Süssholzprodukte mit den vom Kläger angefochtenen Bezeichnungen zu verkaufen und in ihrem Januar-Katalog von 1913 hat sie noch die Bezeichnung «Cassano-Kreuz» verwendet. Bei der im August 1914 erfolgten Klageeinreichung war also die zweijährige Verjährungsfrist des Art. 28 MSchG noch nicht abgelaufen. Was das Begehren um Löschung der Marke «Calabria mit Kreuz und Krone» anlangt, so besteht deren Eintragung noch und es kann also von einer Verjährung dieses Klagenanspruches schlechthin nicht die Rede sein.

3. — In der Sache selbst ist vor allem die Einwendung der Beklagten zu prüfen, das Wort «Ca s san 0 )} sei «B e s c h a f f e n h e i t s b e z e ich nun g» und daher nach Art. 3 Abs. 2 MSchG nicht schutzfähig.

Die Vorinstanz lässt die Frage offen, ob Cassano überhaupt je ein markenfähiger Personalname gewesen sei, dessen sich der Kläger und vor ihm sein Vater, weil Rechtsnachfolger der «Herzoge von Cassano», als Individualzeichen hätten bedienen können. Sie stellt darauf ab, dass das Wort, wenn je einmal Eigenname, dann doch jedenfalls in der Schweiz zur Sachbezeichnung geworden sei, und zwar ohne dass der Kläger oder sein Rechtsvorgänger diesen Umwandlungsprozess in der erforderlichen Weise aufgehalten hätten.

Mit der Vorinstanz ist hier davon auszugehen, dass es darauf ankommt, ob Cassano in der Schweiz Freizeichen sei und dass sich dies wiederum nach dem schweizerischen Rechte beurteilt und auf Grund der Verhältnisse, wie sie sich hinsichtlich der Bedeutung und Verwendung des Wortes in der schweizerischen Verkehrsauffassung gebildet haben. Es lässt sich hiefür einfach auf die Ausführungen verweisen, die den in Betracht kommenden Bestimmungen der internationalen Konvention vom 20. März 1883 (Art. 6 und Ziffer 4 des — DTF 42 II 166, pag. 170 — Schlussprotokolles) durch die bundesgerichtlichen Entscheidungen i. S. Société Parisienne d'Aniline gegen die Basler Chemische Fabrik Bindschedler (EB 22 auf S. 466 f. Erw. 5) und i. S. de Bodt & Cie gegen die Filatures et Filteries Réunies (EB 39 II auf S. 354 f. Erw. 2) gegeben wurde, sowie auf die Ausführungen im Bundesgerichtsentscheide i. S. Ten Hope gegen die National Starch Cie (EB 39 II auf S. 116 f. Erw. 4) über die Freizeicheneigenschaft in internationaler Hinsicht. Danach ist die Auffassung des Klägers zu verwerfen, er könne in der Schweiz schon deshalb Markenrechtsschutz für das Wort Cassano beanspruchen, weil es in Italien als Marke eingetragen und gerichtlich als schutzfähig anerkannt worden sei. Die Frage ist vielmehr vom schweizerischen Richter selbständig auf Grund des für die Verwendung des Wortes in der Schweiz wesentlichen Sachverhaltes zu prüfen.

In tat s ä chI ich er Beziehung hat sich hiebei die Vorinstanz, — wie seinerzeit das Basler Strafgericht bei der strafrechtlichen Beurteilung des Falles, — auf die Meinungsäusserungen zahlreicher Fachkundiger der Droguerie- und Kolonialwarenbranche aus verschiedenen Schweizerstädten gestützt. Von den Angefragten hatte sich die grosse Mehrheit (27 unter 37) dahin ausgesprochen, dass das Wort Cassano schon seit längerer Zeit, 25 bis 30 Jahre, als Bezeichnung für eine gute Qualität Süssholzsaft gelte, und zwar, wie die meisten von ihnen erklären, sowohl für solchen, der aus Süditalien, als für solchen, der aus Frankreich, Spanien oder sogar Deutschland stamme. Einige unter dieser Mehrheit wollen hauptsächlich süditalienischen Süssholzsaft darunter verstanden wissen wollen, namentlich den aus der Gegend der Stadt Cassano in Calabrien herrührenden, woselbst sich besonders renommierte Süssholzkulturen befänden.

Demgegenüber hält eine kleine Minderheit das Wort Cassano als Bezeichnung der Erzeugnisse eines bestimmten Fabrikanten in Calabrien. Die Vorinstanz legt unter — DTF 42 II 166, pag. 171 — diesen Auskünften besonders der vom Verbande Schweizerischer Konsumvereine erteilten grössere Bedeutung bei, die dahin lautet, dass Cassano die Bezeichnung für eine gute Qualität Süssholzsaft bilde, wobei im Grosshandel darunter italienisches Fabrikat, im Kleinhandel aber schon seit mehreren Jahren ein Fabrikat irgend welcher Provenienz verstanden werde. Endlich verweist die Vorinstanz auf eine Anzahl Preislisten verschiedener Basler Firmen aus den Jahren 1868, 1885 und 1893, worin unter der Rubrik «SüsshoJz» von «Echt Cassano?, «Façon Cassano», (l Cassano fein) u. s. w. gesprochen wird.

Wenn nun der kantonale Richter auf Grund dieses für das Bundesgericht massgebenden Tatbestandes zu der Auffassung gelangt ist, das Wort Cassano sei Freizeichen, so lässt sich gegen diese Würdigung vom bundesgerichtlichen Standpunkte aus nichts einwenden. Freilich wäre es rechtsirrtümlich, die Freizeicheneigenschaft schon deshalb als ausgewiesen zu halten, weil der überwiegende Teil der angefragten Branchekundigen sie bejaht und nur eine Minderheit sich für den individuellen Charakter des Wortes ausspricht. Zum wirklichen, schutzunfähigen Qualitätszeichen ist eine frühere Personalbezeichnung erst dann geworden, wenn die Erinnerung an ihre anfängliche Bedeutung dem Sprachgebrauch der betreffenden Verkehrskreise derart entschwunden ist, dass die Bezeichnung sich einer Rückwandlung trotz darauf gerichteter Bestrebungen als unzugänglich erweist. In diesem Sinne sieht nun aber offenbar die Vorinstanz die Sachlage an. Sie stellt sich die Frage, ob der Kläger in der Schweiz hinreichend gegen die (angeblich) rechtswidrige Benützung seiner Wortmarke aufgetreten sei und kommt zu ihrer Verneinung, mit der tatsächlich zutreffenden Begründung: die von ihm angeführten drei Urteile des Genfer Zivilgerichtes vermöchten solches nicht darzutun; denn sie erklärten lediglich die kombinierte Marke «Cassano mit Stern» als geschützt, nicht aber auch das Wort Cassano allein, und bildeten daher — DTF 42 II 166, pag. 172 — keinen Beweis dafür, dass sie die längst vorher eingetretene Generalisierung des Wortes zu einer Sachbezeichnung in der Schweiz aufgehalten und rückgängig gemacht hätten. Hiernach will zweifellos die Vorinstanz in den Angaben jener kleinen Minderheit der angefragten Fachkenner auch keinen hinreichenden Beweis dafür sehen, dass die Auffassung des Wortes als Personalbezeichnung noch mit genügender Stärke im Verkehr lebe, um einen dem Abschluss nahen Umwandlungsprozess hintanzuhalten. Jene Branchekundigen konnten in der Tat zu ihrer Ansicht deshalb gelangt sein, weil sie gerade von der Marke des Klägers und seiner Stellung als Fabrikanten besondere Kenntnis hatten und bei ihrem Urteil wesentlich darauf abstellten; daneben sind aber vor allem auch die den Gebrauch des Wortes betreffenden allgemeinen Verhältnisse des Marktes zu berücksichtigen. Von der Auffassung des kantonalen Richters abzuweichen, rechtfertigt sich jedenfalls dann nicht, wenn man im weitern noch den bedeutsamen Umstand in Betracht zieht, dass das Wort Cassano als Personalmarke an sich schon eine abgeschwächte Bezeichnungskraft besitzt und der Gefahr, dem Gemeingebrauch anheimzufallen, in erhöhtem Masse ausgesetzt war. Es bildet nämlich gleichzeitig den Namen einer 111 Calabrien (Provinz Cossenza) gelegenen Stadt, die von jeher durch ihre Süssholzkulturen bekannt ist. Insofern war es also besonders geeignet, zunächst zur Herkunftsbezeichnung für die aus diesen Kulturen stammenden Süssholzprodukte und auf diesem Umwege zur Sachbezeichnung für eine bessere Qualität solcher Produkte zu werden. Unter diesem Einflusse musste aber naturgemäss von Anfang an der individuelle Charakter des Wortes als angebliches Bezeichnungsmittel für die gerade vom Kläger und seinen Rechtsvorgängern herrührenden Erzeugnisse leiden, um so mehr, als diese aus der gleichen Gegend stammen. 4. — Geniesst das Wort (! Cassano», weil Freizeichen, — DTF 42 II 166, pag. 173 — keinen gesetzlichen Schutz, so gewinnt das im weitern auch für die Kombinationsmarke «C ass a n 0 mit S te rn» Bedeutung. Diese ist freilich an sich, als Verbindung eines Wort- und eines Bildelementes schutzfähig. Aber da die Verwendung des Wortbestandteiles jedermann freisteht, erschöpft sich der individuelle, des Schutzes teilhafte Charakter der Marke in der Besonderheit der Verbindung beider Bestandteile und in der Eigenart des bildlichen unter ihnen also des Sternmotives in seiner konkreten Ausgestaltung. Nur in diesem Sinne lässt sich die Beklagte bei ihrer Anerkennung der Marke «Cassano mit Stern? I) behaften, nachdem sie die Schutzfähigkeit des Wortes Cassano ausdrücklich bestritten hat.

Au Grund dessen ist zu prüfen, ob die Beklagte die kombinierte Marke der Klägerin insoweit verletzt habe, als sie Süssholzsaftstengel in den Handel brachte, die mit der B e z ei c h nun g (i C ass an 0 und Kr e u z I}, mit 0 der 0 h n e K r 0 n e, versehen waren. Dass sie nämlich diese Bezeichnung auch als Marke habe eintragen lassen, ist unrichtig und der im Klagebegehren 2 gestellte Antrag auf Löschung einer Marke «Cassano mit Kreuz und Krone» t) entbehrt daher schon der erforderlichen tatsächlichen Grundlage.

Nun weist die angefochtene Bezeichnung zunächst in Hinsicht auf die Anordnung der beiden Bestandteile und damit im Gesamteindruck eine gewisse Aehnlichkeit mit der kombinierten Marke des Klägers insofern auf, als der Wortbestandteil ebenfalls am einen Ende des Stengels und das bildliche Element in der gleichen Längslinie am entgegengesetzten Ende angebracht ist. Es wären hier verschiedene andere Anordnungen denkbar, (z. B. eine unmittelbare Zusammenstellung beider Elemente), was die Unterscheidbarkeit bedeutend heben würde, ohne dass wohl praktische Schwierigkeiten der Ausführung entgegenständen. Aber auch abgesehen davon nähert sich das Kreuzbild der Beklagten dem — DTF 42 II 166, pag. 174 — Sternbild des Klägers derart, dass unter den gegebenen Umständen eine Verwechslungsmöglichkeit im markenrechtlichen Sinne (Art. 6 Abs. 2 MSchG) besteht. Beide Figuren bieten eine gewisse Uebereinstimmung insofern dar, als sie sich in einer kreisförmigen Vertiefung befinden und auch der lineare Charakter sich ähnelt. Sodann kommt auf der Ware das Bild vielfach nur mangelhaft und verschwommen zur Darstellung, wie die bei den Akten liegenden Exemplare zeigen. Ferner hat man es mit Bezeichnungen zu tun, die nicht etwa nur für den Grosshandel und die dabei beteiligten fachkundigen Kreise berechnet sind, sondern auch für ein Publikum von Konsumenten, bei dem man nur ein verhältnismässig geringes Unterscheidungsvermögen voraussetzen darf (vgl. BE 39 II S. 358). Und endlich ist namentlich noch zu erwägen, dass, nachdem das Wort Cassano als mögliches Unterscheidungsmerkmal ausser Acht zu bleiben hat, die Unterscheidbarkeit wesentlich nur noch vom bildlichen Bestandteil abhängt. Berücksichtigt man dies alles, so lässt sich nicht sagen, dass die Beklagte bei der Wahl ihrer Bezeichnung hinreichend darauf bedacht gewesen sei, sie von der des Klägers in einem den Anforderungen des redlichen Wettbewerbes entsprechenden Masse abweichend zu gestalten, was ihr bei der grossen Zahl Formen und Ideen, die für eine solche individuelle Gestaltung zur Verfügung stehen, ein leichtes gewesen wäre (vgl. den genannten Entscheid a. a. 0.). Das Anbringen der Krone neben dem Kreuz wirkt freilich auf eine bessere Unterscheidbarkeit hin, aber doch nur in untergeordneter Weise, um so mehr als die Krone auf der Ware ebenfalls nur selten richtig zur Wiedergabe gelangt. Nach alledem muss also der Beklagten die Verwendung der Bezeichnung «Cassano mit Kreuz», samt oder ohne Krone, verboten und in diesem Sinne der die genannte Bezeichnung betreffende Teil der Klagebegehren geschützt werden.

5. — Das Begehren um Löschung der zu Gunsten der — DTF 42 II 166, pag. 175 — Beklagten eingetragenen Marke «C a 1 a b r i ami t Kreuz und K r 0 n e)) (N° 34,703) wird vom Kläger darauf gestützt, dass das Wort eine falsche H e rk u n f t s b e z eie h nun g darstelle, weil die damit versehenen Erzeugnisse nicht aus Süssholzsaft calabrischer Provenienz beständen.

Daraus würde an sich noch nicht folgen, dass die Beklagte zur Löschung der Marke — die Rechtsbeständigkeit der Eintragung im übrigen vorausgesetzt ,- gehalten sei, sondern lediglich, dass sie die Marke zur B e z eie h nun g k ein e r a n der n Erz e u gnisse verwenden dürfe, als der aus calabrischem Süssholzsafte hergestellten. Es kann sich also nur fragen, ob die Beklagte von diesem Gesichtspunkte aus betrachtet die Bestimmungen über die Herkunftsbezeichnungen (Art. 18 ff. MSchG) übertreten habe.

Hiebei ist im Gegensatz zur Auffassung der Beklagten dem Kläger die Legitimation zur Klage zuzugestehen. Freilich hat er seinen persönlichen Wohnsitz in Neapel, nicht in Calabrien; aber in dieser Provinz (in Corigliano Calabro) befinden sich nach den Akten die Süssholzkulturen und die Fabrikationseinrichtungen, aus denen seine Erzeugnisse herrühren. Damit ist das erforderliche eigene Interesse an der Verhinderung missbräuchlicher Verwendung der behaupteten Herkunftsbezeichnung gegeben. Wenn Art. 27 Ziff. 2 des MSchG verlangt, dass der Produzent, um klagen zu können, in der betreffenden Gegend «niedergelassen» sein müsse, so darf dieser Ausdruck nicht zu eng, im Sinne eines persönlichen Domiziles des Geschäftsinhabers ausgelegt werden. Abzustellen ist vielmehr auf die geschäftliche Niederlassung, wobei sich deren Vorhandensein wiederum wesentlich nach wirtschaftlichen, nicht rechtlichen Momenten bestimmt; vor allem also ist darauf zu sehen, dass die Erzeugnisse des Klägers zu denen gehören, die durch ihre Herkunft aus der fraglichen Gegend einen besondern Ruf geniessen.

— DTF 42 II 166, pag. 176 — Sachlich liegt dagegen die vom Kläger behauptete Rechtsverletzung nicht vor. Aus dem Gutachten der zwei Fachkundigen, auf das die Vorinstanz abstellt und • gegen dessen Richtigkeit sich bundesrechtlich nichts einwenden lässt, ergibt sich, dass in den Handelskreisen und in der Fachliteratur unter (lC a lab res i s c h e m l) Süssholzsaft (réglisse de Calabre) jede Sorte (süd-) italienischen Süssholzsaftes verstanden wird, solcher calabrischer, sizilianischer oder sonstiger italienischer Herkunft, sodass das streitige Wort (I «Calabria» lediglich zur Unterscheidung von nicht italienischem Safte zu dienen vermag und also nur in diesem weitern Sinne als eigentliche Herkunftsbezeiclinung gelten kann. Nun wird aber laut Feststellung der Vorinstanz das von der Beklagten mit der Calabria-Marke versehene Erzeugnis von einem Fabrikanten in Sizilien hergestellt, sodass die gebrauchte Bezeichnung ihrer Handelsbedeutung nach der Wirklichkeit nicht widerspricht, abgesehen davon, dass nach der Angabe des genannten Fabrikanten das von ihm verarbeitete Süssholz aus Calabrien stammen würde.

Endlich lässt sich auch nicht sagen, die Beklagte habe durch ihre Calabria-Marke, wenigstens insofern in die Rechtssphäre des Klägers eingegriffen, als jene Marke als b i 1 d I ich e n B e s t a n d t eil ebenfalls das Mal t h es er - K re u z mit der Kr 0 n e enthält. Wenn dieser Bestandteil oben bei Prüfung der Bezeichnung Cassano mit Kreuz und Krone» als unzulässig erklärt wurde, weil er dem Sternbilde des Klägers täuschend ähnlich sehe, so ist dies doch wesentlich in Rücksicht darauf geschehen, dass wegen der Freizeicheneigenschaft des Wortes Cassano als schutzfähiges und für die Unterscheidbarkeit geeignetes Element nur noch das Sternbild übrig blieb. Hier aber hat nun die Beklagte dadurch, dass sie in ihre Marke das Wort Calabria aufnahm — dessen Gültigkeit als Markenbestandteil der Kläger nicht bestreitet — gegenüber der Cassanomarke — DTF 42 II 166, pag. 177 — des Klägers ein Unterscheidungsmerkmal von solcher Deutlichkeit aufgestellt, dass die bestehende Aehnlichkeit zwischen den bildlichen Elementen (dem Stern des Klägers und dem Kreuz mit der Krone der Beklagten) zu einer Verwechslung nicht mehr führen kann.

6. — Eine Schadenersatzpflicht kommt nach dem Gesagten einzig insoweit in Frage, als die Beklagte ihrer Cassanobezeichnung das Bild des Maltheser-Kreuzes mit oder ohne Krone beigefügt und dadurch die klägerische Marke «Cassano mit Stern» verletzt hat. Ob und in welchem Masse der Kläger dadurch tatsächlich geschädigt worden sei und auch im übrigen die Voraussetzungen für eine Ersatzpflicht bestehen, hat die Vorinstanz von ihrem Standpunkte aus, wonach sie die Verwendung des Kreuzbildes als zulässig erklärte, nicht zu prüfen gehabt. Nach der Aktenlage fehlt die Möglichkeit, die erforderlichen Feststellungen sofort vorzunehmen, sodass in dieser Beziehung die Sache zu neuer Behandlung und Entscheidung an die Vorinstanz zurückgewiesen werden muss (Art. 82 OG).

7. — Dagegen lassen sich die Begehren um B es chI a g nah meder beanstandeten Ware und um Ver ö ff e n t I ich u n g des Urteils ohne weiteres erledigen. Im erstern Punkte ergibt sich nämlich aus den Akten, dass die Beklagte, als der Kläger ihre Bezeichnung (I Cassano mit Kreuz», samt oder ohne Krone, beanstandete, sogleich den fernern Verkauf von mit diesen Bezeichnungen versehenen Erzeugnissen eingestellt hat. Es darf angenommen werden, dass sie nun auch in Nachachtung des jetzigen Urteils die allfällig noch in ihrem Besitze befindliche Ware mit den fraglichen Bezeichnungen entweder überhaupt nicht mehr in den Verkehr bringe oder dann doch nur nach Entfernung des daran zu beanstandenden Kreuzbildes. Eine besondere vorsorgliche Verfügung des Richters rechtfertigt sich also nicht. Für die Urteilsveröffentlichung fehlt es an dem erforderlichen Interesse des Klägers. Es sind — DTF 42 II 166, pag. 178 — keine genügenden Gründe zu ersehen, wonach diese Vorkehr nötig und geeignet wäre, eine zukünftige Schädigung des Klägers zu vermeiden, nachdem die Beklagte ja das Kreuzbild schon seit langem nicht mehr in unzulässiger Weise verwendet hat.