DTF 60 II 161

Das Bundesgericht: zieht in Erwägung:

1. — Da die mit der Hauptklage gestellten Begehren den Bestand der klägerischen Marke Frigomax zur Voraussetzung haben und die Gutheissung der auf Löschung dieser Marke gerichteten Widerklage daher notwendig zur Abweisung der Hauptklage führt, ist der Vorinstanz zu folgen, die in erster Linie die Widerklage geprüft hat.

2. — Nach Art. 9 MSchG kann eine Partei, die ein Interesse daran hat, beim Gericht die Löschung einer Marke verlangen, wenn der Inhaber während drei aufeinanderfolgenden Jahren keinen Gebrauch von ihr gemacht hat und die Unterlassung des Gebrauchs nicht hinreichend zu rechtfertigen vermag. Als Gebrauch kommt der markenrechtliche in Betracht: die Marke muss im Sinne von Art. I Ziff. 2 MSchG auf den Erzeugnissen bezw. Waren oder deren Verpackung angebracht werden. Eine bloss reklamemässige Verwendung, z. B. auf Prospekten und in Zeitungsinseraten, ist von der Vorinstanz mit Recht als ungenügend bezeichnet worden. Das Erfordernis des markenmässigen Gebrauchfl ent- 8pricht dem System der schweizerischen Markengesetzgebung, die das Markenrecht auch auf dem Wege dieses Gebrauchs entstehen lässt. Immerhin kann es nicht die Meinung des Gesetzes sein, dass leichthin die Verwirkung des einmal eingetragenen Markenrechtes ausgesprochen werden soll; auch ist zu berücksichtigen, dass Art. 9 MSchG eine Besonderheit des schweizerischen Rechtes darstellt, weshalb eine für den Markeninhaber strenge Auslegung umsoweniger gerechtfertigt erscheint.

Die Widerbeklagte stellt transportable Kühlschränke sowie grosse, in Gebäude eingebaute Kühlanlagen her. Dass die Marke Frigomax auf den transportablen Kühlschränken — DTF 60 II 161, pag. 164 — angebracht worden sei, hat sie nach der nicht als aktenwidrig angefochtenen Feststellung der Vorinstanz gar nicht behauptet. Damit kann hier von einem Gebrauch der Marke nicht gesprochen werden. Es bleiben die grossen Kühlanlagen. Solche wurden von der Widerbeklagten in folgenden Betrieben (alle in der Stadt Genf) eingerichtet: Im Jahre 1927 in den Metzgereien Constantin und Dupuis, 1928 bei Férault, comestibles, und in der Metzgerei Heimberg, 1929 in der Metzgerei Revillard und in der Confiserie La Colombine, 1930 im Restaurant La Résidence und in den Metzgereien Dunand, Kohn und Dompmartin, 1932 bei Tochon frères, comestibles, und im Café Mario Berti. Bei den meisten dieser Anlagen wurde ein Metallschild mit der Marke Frigomax auf der Aussenseite der Kühlkellertüre angebracht, in der Confiserie La Colombine am Serviertisch; die Kältemaschinen tragen die Marke nirgends. Es fragt sich daher, ob diese Verwendung eine markenmässige sei.

Dass die Widerbeklagte nicht nur die Maschinen geliefert, sondern auch die Kühlkeller hergestellt hat, ist aus den bei den Akten liegenden Werkverträgen ersichtlich. Die Vorinstanz verneint aber die markenmässige Verwendung mit der Begründung, der Kühlkeller sei weder Verpackung noch Bestandteil der durch die Marke geschützten Kühlmaschinen. Das ist insoweit richtig, als der Keller nicht die Verpackung der Maschinen, d. h. die ihrem Schutze dienende Umhüllung darstellt, dies schon deswegen nicht, weil die Maschinen regelmässig nicht im Kühlkeller, sondern in andern Räumen untergebracht sind. Hingegen beurteilt die Vorinstanz das Anbringen der Marke an der Sache selber nach einem zu strengen Masstabe. Es muss genügen, dass die Marke auf einem Gegenstande angebracht wird, der mit der zu schützenden Sache auf eine Weise verbunden ist, die unmissverständlich zum Ausdruck bringt, was geschützt sein soll. Einen andern Zweck, als diese Kennzeichnung der Markensache zu gewährleisten, hat ja die Vorschrift gar nicht. Kühlkeller — DTF 60 II 161, pag. 165 — und Kältemaschinen stehen aber in einer derart engen technischen und funktionellen Beziehung, dass als Gegenstand der auf der Kellertüre angebrachten Marke ohne weiteres die Maschinen erscheinen. Ob das Markenzeichen an dieser Stelle ausserdem noch Reklamebedeutung hat, weil es von dem im Betriebe verkehrenden Publikum leicht gesehen werden kann, ist unerheblich; die Verwendung bleibt nichtsdestoweniger in erster Linie eine markenrechtliche.

Hiezu kommt jedoch, dass sich der Markenschutz nach dem Registereintrag in Wirklichkeit nicht nur auf die Kältemaschinen, sondern auch auf die Kühlanlage als Ganzes erstreckt. Eingetragen sind als Gegenstand der Marke «machines frigorifiques», ein Pluralbegriff, unter den ohne Not die Gesamtanlage subsumiert werden kann, zumal der französische Ausdruck «machine» umfassender ist als der deutsche «Maschine». Der Kühlkeller bildet aber unverkennbar einen, und zwar wesentlichen Bestandteil der ganzen Kühlanlage. Auch die Vorinstanz anerkennt, dass dies technisch betrachtet zutreffen möge. In der Tat geht der Einwand der Beklagten, dass der Kühlkeller ebensowenig Bestandteil der Kühlanlage sei wie ein Zimmer, in dem sich ein Zentralheizungsradiator befinde, Bestandteil der Heizanlage, am Wesen der Sache vorbei. Das Zimmer hat nicht den Zweck, geheizt zu werden, sondern Wohngelegenheit zu bieten, während der Kühlkeller gerade zur Konservierung der durch die Maschinen erzeugten Kälte da ist und also die Funktion der ganzen Anlage miterfüllen hilft. Bildet der Kühlkeller aber technisch einen Bestandteil der Kühlanlage, so ist nicht einzusehen, warum er markenrechtlich anders behandelt werden sollte. Die Vorinstanz glaubt, das tun zu müssen, weil der Kühlkeller eine unbewegliche Sache sei und den Schutz des Markenrechtes nur Gegenstände des Güteraustauschs, also bewegliche Sachen, geniessen können. Sie stützt sich hiebei auf zwei Kommentare zum deutschen Warenzeichengesetz: HAGENS (§ 1 Anm. 10) — DTF 60 II 161, pag. 166 — und ALLFELD (§ 1 S. 432, Anm. 3) gibt aber zu, dass die neuere Literatur, so REIMER, Wettbewerbs- und Warenzeichenrecht, Bd. I S. 218 Anm. 6, auch unbewegliche Sachen als märkenfähig gelten lässt. Allein wie es sich mit diesen Auffassungen auch verhalten mag, so ist auf jeden Fall zu beachten, dass sie sich auf das deutsche Recht beziehen, das die Marke nur als Unterscheidungszeichen für Waren gewährt. Anders ist die Ordnung im schweizerischen Recht. Dieses kennt sowohl Fabrik- als Handelsmarken und bezeichnet dementsprechend in Art. 1 Ziff. 2 MSchG als markenfähige Gegenstände ausser den Waren auch schlechthin gewerbliche (und landwirtschaftliche) Erzeugnisse. Gewerbliche Erzeugnisse können aber sehr wohl auch solche sein, die durch Einbau zum Bestandteil von Immobilien werden; Voraussetzung für die Fortdauer ihrer Markenfähigkeit nach dem Einbau ist nur, dass die Erzeugnisse im Bauwerk nicht unsichtbar werden oder ihre ursprüngliche Form verlieren. Damit fällt die ganze Argumentation der Vorinstanz dahin. Unstichhaltig ist insbesondere auch ihr Hinweis auf gewisse Baumaterialien, z. B. Zement und Backsteine, die an sich Markenartikel sein können, für die aber das Markenrecht obsolet werde, sobald sie mit dem Bauwerk verbunden seien. Wenn für diese Materialien das Markenrecht seine Bedeutung verliert, so liegt der Grund eben darin, [dass sie völlig im Bauwerk aufgehen. Bei Erzeugnissen dagegen, die trotz der Verbindung mit dem Bauwerk ihre Individualität bewahren und sichtbar bleiben (z. B. bei eingebauten Öfen), dauert das Interesse am markenrechtlichen Schutze weiter, und bei solchen, die erst im Bauwerk als Ganzes zur Entstehung gelangen (z. B. Lift- und Kühlkelleran lagen), wird es gerade in diesem Zeitpunkt begründet. Zwar sind dann diese Erzeugnisse in der Regel für sich allein nicht oder nicht mehr Verkehrsobjekte, doch besteht die Möglichkeit der Weiterveräusse rung des ganzen Bauwerkes bezw. Grundstückes, und für diesen Fall behält die Marke als Herkunftsbezeichnung ihren vollen Wert.

— DTF 60 II 161, pag. 167 — Mit dem Anbringen des Markenschildes auf den Kühlkellertüren liegt also unter doppeltem Gesichtspunkte ein markenrechtlicher Gebrauch vor, der die Anwendbarkeit von Art. 9 MSchG ausschliesst.

3. — Die Widerklage ist somit abzuweisen. Das hat zur Folge, dass die Sache an die Vorinstanz zurückgewiesen werden muss, damit sie auf dieser Grundlage die Hauptklage materiell prüfe, da das Bundesgericht nicht in der Lage ist, die erforderlichen tatsächlichen Feststellungen selber vorzunehmen (vgl. Art. 82 OG).