DTF 63 II 121

Extrait des motifs:

1. — Les demandeurs réclament la protection de leur marque en se fondant sur une inscription au registre international des marques. Le défendeur invoque le meilleur droit qui dériverait pour lui d'une inscription antérieure au même registre.

Aux termes de l'art. 4 de l'Arrangement de Madrid du 14 avril 1891, revisé à La Haye le 6 novembre 1925, une marque enregistrée au Bureau international jouit dans chacun des pays contractants, donc également en Suisse, de la même protection que si elle y avait été directement déposée. Les conditions auxquelles est soumis l'enregistrement international ne jouent aucun rôle en l'espèce; il ne s'agit ici que du contenu des droits conférés par l'inscription. Or, à cet égard, il est de jurisprudence constante que les questions du droit au fond, telles que celles de l'imitation, de la priorité, etc. relèvent du droit interne de l'Etat dans lequel la protection est requise. Cette règle s'applique même aux différends découlant de la Convention de Paris du 20 mars 1883, revisée le 6 novembre 1925 (RO 53 II 360, arrêt non publié du 9 décembre 1931 en la cause Schülke & Mayr cl Hofmann). Le présent — DTF 63 II 121, pag. 124 — litige doit donc être résolu à la lumière du droit suisse.

2. — Les deux parties prétendent chacune se mettre au bénéfice du meilleur droit, la maison demanderesse en se prévalant d'un usage antérieur en Allemagne et à l'étranger, notamment en Suisse, la maison défenderesse en invoquant l'antériorité d'inscription en Suisse. C'est aux demandeurs que la Cour cantonale a reconnu le droit de réclamer la protection légale. Les premiers juges partent du principe que l'antériorité d'emploi dans le pays ou à l'étranger prime l'antériorité d'inscription; or il résulte, tant du dépôt de la marque «Virilium» en 1906 et en 1926 que du jugement de Francfort, que les demandeurs ont utilisé leur marque en Allemagne et hors d'Allemagne, en l'apposant sur leurs produits et en la faisant figurer sur leurs prospectus, bien avant que les spécialités du Dr Weiss eussent été introduites sur le marché; il ressort d'autre part d'une déclaration Galenica S. A. que le «Virilium» est vendu en Suisse, en petite quantité, mais d'une manière régulière.

En droit suisse, ce n'est pas la formalité de l'inscription qui crée le droit à la marque, mais l'usage effectif d'un signe comme marque. L'enregistrement n'a qu'un effet déclaratif; il met le premier déposant au bénéfice d'une simple présomption de légitimité (art. 5 loi sur les marques). Le Tribunal fédéral a considéré d'autre part qu'en tant que droit individuel, le droit à la marque avait un caractère universel et qu'à cet égard, peu importait que le premier usage eût lieu en Suisse ou à l'étranger (principe d'universalité, énoncé dans l'arrêt «Apollo», RO 26 II 664, confirmé à différentes reprises, cf. notamment 43 II 98, 47 II 354, 56 II 407).

En l'espèce, le premier usage à l'étranger est constaté par la Cour cantonale d'une manière qui lie le Tribunal fédéral. En revanche il ne ressort pas de l'arrêt attaqué que les demandeurs aient utilisé la marque «Virilium» en Suisse avant le 23 juillet 1928, date de l'inscription de la marque «Fertiline-Viriline». Les premiers juges n'ont pas cru devoir préciser ce point, considérant que — DTF 63 II 121, pag. 125 — l'usage antérieur en Allemagne suffisait, au regard de la jurisprudence, à créer le droit préférable des demandeurs. TI n'y à cependant pas lieu de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour complément d'instruction, car le Tribunal fédéral n'a aucune raison, dans le cas particulier, de se départir de sa pratique constante.

Le principe d'universalité, tel qu'il a été admis par le Tribunal fédéral, a fait, il est vrai, l'objet de diverses critiques (cf. BURKHARDT, J.d.T. 1901 p. 274, à propos de l'arrêt «Apollo»; W ALDKIRCH, Der Gebrauch der Marke nach schweizerischem Recht. Zeitschr. f. schw. Recht, 1931 p. 127). Le Tribunal fédéral ne l'a d'ailleurs conservé qu'en matière de premier usage; il l'a abandonné quant au point de savoir si une désignation est devenue un signe libre, un «Freizeichen» (RO 39 II 112), tout en relevant qu'il s'agit là d'une question bien différente (RO 43 II 98). Mais on a fait observer que la nature du droit individuel n'impliquait pas que celui-ci fût universel et ne pût être lié à un territoire donné. D'autre part, les différences existant entre les législations feraient obstacle à l'application du principe d'universalité: certains pays n'attribuent à l'usage aucun rôle ou qu'un rôle subordonné (par ex. l'Allemagne); d'autres, qui admettent le système de l'effet déclaratif de l'inscription, ne tiennent cependant pas compte de l'usage à l'étranger (par ex. la France et l'Angleterre). Ainsi, les Etats qui nous entourent n'attacheraient jamais aucune valeur à l'usage en Suisse, tandis qu'en Suisse l'usage à l'étranger crée le droit à la marque. On a insisté enfin sur les conséquences fâcheuses du principe pour les industriels suisses; ceux-ci, après avoir lancé à gros frais une marque, pourraient se voir opposer l'existence d'une marque semblable dans un pays lointain. Il conviendrait donc d'adopter le principe de territorialité et de ne prendre en considération que le premier usage en Suisse. Ce principe trouverait d'ailleurs son correctif dans les règles de la bonne foi qui ne permettraient pas à un déposant suisse de mauvaise foi de se prévaloir de son dépôt. De même, l'art. 6 bis de la Convention — DTF 63 II 121, pag. 126 — d'Union de Paris assurerait à l'usager étranger une protection suffisante.

Il faut tout d'abord relever, en réponse à ces critiques, que des motifs d'équité ou des considérations d'ordre pratique pourront, le cas échéant, justifier une exception au principe posé par la jurisprudence (cf. arrêt «Apollo» in fine). Quant à ce principe lui-même, le Tribunal fédéral peut, en l'espèce, laisser ouverte la question de son abandon, car, dans les circonstances de la cause, un changement de jurisprudence ne modifierait pas la solution à donner au litige.

On est en effet en présence de deux marques allemandes, partant de deux intérêts allemands, voire de deux parties allemandes, car, derrière le défendeur Silbermann, il y a le Dr Weiss. On pourrait à cet égard déjà se demander si, même dans le système de la territorialité, le premier usage à l'étranger ne devrait pas faire règle en Suisse lorsque, comme dans le cas particulier, deux titulaires étrangers entrent en conflit en Suisse sans qu'aucun intérêt national soit engagé. Mais surtout — et indépendamment même de la question d'imitation le Dr Weiss et son représentant Silbermann n'étaient pas de bonne foi en introduisant en Suisse les marques «Viriline» et «Virilinets» rejetées par l'Office allemand et interdites par le jugement de Francfort; le défendeur ne pouvait pas ignorer ces deux dernières décisions; son attention avait d'ailleurs été attirée par diverses mises en demeure. L'attitude de Silbermann apparaît donc déloyale; elle ne lui permet, sous aucun rapport, de réclamer la protection légale. En effet, à supposer qu'on l'accueillit, le principe de territorialité trouverait lui-même ses limites dans les règles de la bonne foi (art. 2 00.); c'est ce qu'admet la jurisprudence des pays qui ne tiennent pas compte de l'usage à l'étranger (cf. POUILLET, Traité des marques de fabrique, 6 e édit. n° 36 et n° 630).

Les demandeurs sont donc fondés à invoquer la priorité de leur marque et à en exiger la protection...