DTF 55 II 149

A U8 den Erwägungen:

1. — Es ist in erster Linie das auf Löschung der Marken der Klägerin gerichtete Widerklagebegehren zu prüfen, weil die Hauptklage die Rechtsbeständigkeit dieser angefochtenen Zeichen voraussetzt. Wie die Vorinstanz zutreffend annimmt, ist der Beurteilung das schweizerische Recht zugrunde zu legen. Gemäss Art. 6 Abs. I der rev. Pariser Verbandsübereinkunft zum Schutze des gewerblichen Eigentums, der sowohl die Vereinigten Staaten von Nordamerika, als die Schweiz angehören, sind die im Ursprungslande (U. S.. A.) eingetragenen Marken der Klägerin «telles quelles» in der Schweiz zur Hinterlegung zuzulassen und zu schützen, es wäre denn, dass einer der in Abs. II Ziff. 1-3 ebenda angeführten Ausschliessungsgründe zuträfe. Wie das Bundesgericht in Bestätigung seiner bisherigen Praxis neuerdings ausgesprochen hat, bezieht sich Abs. I zit. Art. nur auf die äussere Form der Marke, während für die Frage, ob das Zeichen nach seinem Wesen und seiner Funktion materiell schutzfähig sei, also insbesondere in Hinsicht darauf, ob es Freizeichencharakter habe, oder Angaben über die Art der Herstellung, die Beschaffenheit oder Bestimmung der damit versehenen Ware enthalte, oder die Gefahr einer Täuschung begründe, die Gesetzgebung des Verbandsstaates, in welchem der — DTF 55 II 149, pag. 152 — markenrechtliche Schutz beansprucht wird, massgebend ist, also hier das schweiz. MSchG, dessen Art. 3 Abs. II sich materiell mit den Ungültigkeitsgründen des Art. 6 Abs. II Ziff. 2 der Pariserkonvention deckt (vgl. BGE 55 II 62 f.; 53 II 360; 52 II 303 f.).

2. — Die Beklagte behauptet die Schutzunfähigkeit des Wortes «Valvoline» unter Hinweis darauf, dass es nach seiner begrifflichen Bedeutung eine Sachbezeichnung für Schmieröl sei. Da der Markenschutz in der Schweiz beansprucht wird, sind die Verhältnisse massgebend, wie sie sich hinsichtlich der Bedeutung und Verwendung dieses Wortes in der schweizerischen Verkehrsauffassung gebildet haben. Gemäss diesem nach feststehender bundesgerichtlicher Rechtsprechung für die Frage der Freizeicheneigenschaft geltenden Territorial- oder Nationalitätsprinzip ist es daher nicht ausgeschlossen, dass eine Marke zwar im Auslande nicht Freizeichen ist, wohl aber im Inland als solches betrachtet werden muss, oder umgekehrt hier den Charakter als privates Herkunftszeichen bewahrt, im ausländischen Verkehr dagegen eingebüsst hat (vgl. BGE 39 II 116 ff.; 42 II 169 f.; 43 II lOlL; 50 I 330 f.).

Bei der Beurteilung, ob eine Wortmarke beschreibender Natur sei, fällt naturgemäss der Sprachgebrauch derjenigen Sprache in erster Linie in Betracht, der das Wort angehört. Insofern bildet daher vorliegend schon die Tatsache, dass «Valvoline» laut den von der Vorinstanz angeführten amerikanischen Urteilen im englischen Sprachgebiet keine Sachbezeichnung ist, ein gewichtiges Indiz gegen den Standpunkt der Beklagten. Wie das Handelsgericht auf Grund eines umfangreichen Beweisverfahrens feststellt, wird das Wort aber auch in den beteiligten deutsch-schweizerischen Verkehrskreisen als Marke, und nicht als Sachbezeichnung aufgefasst, trotz des Allgemeingebrauches des Suffixes «oline» als Bezeichnung für ÖIprodukte, da der der englischen Sprache entnommene wesentliche Wortbestandteil «valve» im Sprachgebiete der deutschen Schweiz sozusagen unbekannt ist. Auch — DTF 55 II 149, pag. 153 — das deutsche Patentamt hat dieses Zeichen als schutzfähig anerkannt, auf Grund der Erwägung, dass, wenn auch die Wortbestandteile an sich in einer begrifflichen Beziehung zur Ware stehen, die Wortbildung willkürlich und eigenartig genug sei, um individualisierend für das Produkt zu wirken. Die Beklagte hat übrigens heute nicht mehr in Abrede gestellt, dass «Valvoline» in den deutsch-schweizerischen Abnehmerkreisen als Phantasiename gebräuchlich ist. Nichts anderes gilt aber nach der verbindlichen Beweiswürdigung der Vorinstanz auch für das französische Sprachgebiet. Im Französischen kommt das Wort «valve» in mannigfacher Bedeutung vor, so in der Botanik und Zoologie im Sinne von Samenlappen, Fruchtklappen, Schale von Mollusken etc., in der Mechanik als Bezeichnung für Ventil und in der Chirurgie zur Bezeichnung gewisser Instrumente (vgl. LITTRE, Dictionnaire de la langue française; LAROUSSE, illustré). Am bekanntesten ist wohl die Bedeutung von «Schale» oder «Muschel». Auf jeden Fall darf der spezielle Sinn von «Klappe» oder «Ventil», wie er dem Ausdruck in der Technik zukommt, bei den letzten Abnehmern des Öls nicht als derart bekannt vorausgesetzt werden, dass der Wortbestandteil «ValV» im angefochtenen Zeichen als beschreibender Hinweis auf die Zweckbestimmung des betreffenden Olproduktes allgemein verständlich wäre; dies umsoweniger, als das Wort «Valvoline» auf den ersten Blick erkennbar aus dem Englischen stammt und daher nicht vermuten lässt, dass darin auch das mehrdeutige französische Hauptwort «valve» steckt. Bezeichnend in dieser Hinsicht ist die Aussage des Französisch sprechenden, seit Jahren im Ölhandel tätigen Zeugen Geiger, der nicht wusste, dass «Valvoline» eine Marke ist, jedoch ausdrücklich erklärte, dass ihm der Sinn dieses Wortes unbekannt sei. Die Vorinstanz stellt auf Grund des Beweisergebnisses in nicht aktenwidriger Weise fest, dass die in Frage kommenden Verkehrskreise der französischen Schweiz überhaupt die Bedeutung dieses Aus — DTF 55 II 149, pag. 154 — drucks nicht kennen. Jedenfalls wäre die durch das Stammwort «Valv» begrifflich geschaffene Beziehung zu der betreffenden Ware nach dem allgemeinen französischen Sprachgebrauch eine derart entfernte, dass sie den Individualcharakter des Zeichens nicht zu zerstören vermöchte. Denn nach der bundesgerichtlichen Rechtsprechung genügt zur Schutzunfähigkeit eines Wortzeichens nicht schon jede Anspielung auf die Natur oder Bestimmung der Ware; erforderlich ist vielmehr, dass das Zeichen nach seiner sprachlichen Bedeutung in einem so engen Zusammenhang mit dem damit versehenen Erzeugnis stehe, dass es augenfällig als eine den beteiligten Verkehrskreisen allgemein verständliche Angabe über die Ware erscheint (vgl. BGE 54 II 406).

Soweit die Beklagte eventuell geltend macht, dass das ursprüngliche Individualzeichen «Valvoline» im Laufe der Zeit in der Schweiz zur generellen Sachbezeichnung für Schmieröl geworden sei, scheitert dieser Angriff an den gegenteiligen, auf prozessualer Beweiswürdigung beruhenden Feststellungen im angefochtenen Urteil. Freilich hatte darnach diese Wortmarke den Charakter eines Kennzeichens für die Produkte der Klägerin in der welschen Schweiz teilweise eingebüsst, indem namentlich Kleinabnehmer im allgemeinen «Valvoline» als Warennamen für «huile épaisse», gleichgültig welcher Herkunft, ansahen, während sich die Garagisten und Grossabnehmer meistens der Bedeutung des Wortes als eines Individualzeichens bewusst waren. Dieser Entwicklung zum Freizeichen, die nach den Beobachtungen eines sachverständigen Handelsrichters dadurch veranlasst und begünstigt worden war, dass die Automobilfabrik Peugeot für ihre Autos eine Anweisung zum Schmieren gewisser Maschinenteile mit «huile épaisse de la marque Valvoline» herausgegeben hatte, ist indessen die Klägerin durch Reklame und Aufklärung wirksam entgegengetreten, so dass das Wort wiederum den Charakter einer Marke angenommen hat und sich als solche mehr und mehr durchsetzt. Solange — DTF 55 II 149, pag. 155 — aber die individualisierende Bedeutung eines Wortzeichens dem Sprachgebrauch der beteiligten Verkehrskreise nicht derart entschwunden ist, dass das Wort sich einer Rückwandlung als unzugänglich erweist, kann die Freizeichenbildung nicht als abgeschlossen angenommen werden (vgl. BGE 42 11 171), ganz abgesehen davon, dass hier die Bezeichnung «Valvoline» ihre Markeneigenschaft in der Verkehrsauffassung der deutschen Schweiz allgemein bewahrt hat. Bei dieser Sachlage kann daher auch die Tatsache, dass dieses Wort in einzelnen Wörterbüchern (gewöhnlichen und technischen) als Warenname verwendet wird, kein schlüssiges Indiz für die von der Beklagten behauptete Umwandlung zur schutzunfähigen Sachbezeichnung bilden (vgl. BGE 39 II 119), umsoweniger, als «Valvoline», laut Feststellung der Vorinstanz, in ebensovielen andern technischen Nachschlagewerken überhaupt nicht, oder dann ausdrücklich als Marke für Öl der Klägerin genannt wird.

3. — (Bejahung der täuschenden Ähnlichkeit der beiden Marken, speziell in phonetischer Hinsicht.)