DTF 76 II 393

Die Vorinstanz bezeichnet die von der Beklagten er-

hobene Einrede der Verwirkung des Klagerechts als unbegründet. Dabei geht sie davon aus, dass der Zeicheninhaber sein Klagerecht unter allen Umständen erst mit der Verjährung seiner Ansprüche einbüsse. Diese Auffassung ist jedoch unzutreffend. Das Klagerecht des Markeninhabers kann vielmehr, auch falls es noch nicht verjährt ist, verwirkt sein, wenn seine Ausübung ein Handeln gegen Treu und Glauben bedeuten würde (BGE 73 II 190 f.). Einen solchen Verstoss gegen die gute Treue will die Beklagte in der vorliegenden Klage deshalb erblicken, weil die Klägerin nach ihren Zuschriften von 1939/40 sie während eines Zeitraumes von vollen 9 Jahren in der Führung der Marke «Sanitin» in keiner Weise behinderte.

Dem Markeninhaber ein Handeln wider Treu und Glauben vorzuwerfen ist aber grundsätzlich nur befugt, wer sich — DTF 76 II 393, pag. 395 — selber nicht auch den gleichen Vorwurf entgegenhalten lassen muss. Daraus folgt, dass im allgemeinen nur der gutgläubige Verletzer Verwirkung des Klagerechtes geltend machen kann (BGE 73 II 192). Gutgläubig war die Beklagte jedoch entgegen ihren Beteuerungen beim Gebrauch ihrer Marke «Sanitin» bestimmt nicht. Sie wurde schon kurz nach der Hinterlegung der Marke, in der allerersten Zeit ihrer Verwendung — ein Gebrauch vor der Hinterlegung ist nicht behauptet — von der Klägerin wiederholt darauf aufmerksam gemacht, dass ihre Marke mit dem älteren Zeichen «Salitine» unvereinbar sei. Die Beklagte beharrte aber auf dem offensichtlich unhaltbaren Standpunkt, eine Verwechslungsgefahr der beiden Marken bestehe nicht, und zeigte sich allen Bemühungen der Klägerin um eine gütliche Einigung völlig unzugänglich. Angesichts dieser Sachlage befand sich die Beklagte in jenem Zeitpunkt bei der weiteren Verwendung ihrer Marke ohne Zweifel im bösen Glauben. Das schliesst jedoch entgegen der Meinung der Klägerin die Verwirkung des Klagerechtes nicht unter allen Umständen aus. Es kann sich vielmehr im Laufe der Zeit eine Situation herausgebildet haben, bei der das Untätigbleiben des Inhabers der verletzten Marke den bösen Glauben des Verletzers aufwiegt. Dies ist vor allem dann der Fall, wenn der Markeninhaber keine stichhaltigen Gründe für sein langes Zuwarten vorzubringen vermag. Auf Seiten des Verletzers sodann ist von Bedeutung, ob er während dieserZeit durch den unangefochtenen Gebrauch seines an sich unzulässigen Zeichens einen wertvollen Besitzstand hat schaffen können, dessen er bei Gutheissung der Klage verlustig ginge. In einem solchen Falle hätte der Inhaber der verletzten Marke die Möglichkeit, sich die Frucht der Arbeit des Verletzers anzueignen, die im guten Ruf und der Bekanntheit der jüngeren Marke besteht und nur infolge des langen Zuwartens des Verletzten zur Entstehung gelangen konnte. Ein derartiges Verhalten wäre aber rechtsmissbräuchlich und daher des Rechtsschutzes nicht teilhaftig. Es fragt sich daher, ob im vorliegenden — DTF 76 II 393, pag. 396 — Falle die 1939/40 vorhandene Bösgläubigkeit der Beklagten in Anbetracht des nachfolgenden Verhaltens der Klägerin im Sinne der vorstehenden Darlegungen überhaupt noch erheblich sei.

Nach der heutigen Aktenlage hat die Klägerin seit dem Februar 1940 bis zum Frühjahr 1949 gegen die Beklagte nichts mehr vorgekehrt. Die Behauptung der Klägerin in ihrer Eingabe an die Vorinstanz vom 29. September 1949, sie habe die Beklagte in Jahre 1943 neuerdings verwarnt, ist nicht erwiesen, da die Vorinstanz darüber kein Beweisverfahren durchgeführt hat. Dieses Untätigbleiben der Klägerin rechtfertigt jedoch entgegen der Meinung der Beklagten für sich allein noch nicht ohne weiteres den Schluss auf ein stillschweigendes Einverständnis der Klägerin, da diese in der Korrespondenz von 1939/40 bestimmt und eindeutig gegen die Zulässigkeit der Marke der Beklagten Stellung genommen hatte. Doch lässt sich angesichts der langen Zeitspanne, während der die Klägerin untätig blieb, eine Verwirkung ihres Klagerechts nur verneinen, wenn sie ihr Verhalten mit stichhaltigen Gründen zu rechtfertigen vermag. In dieser Hinsicht macht sie geltend, sie sei lediglich wegen ausserordentlicher anderweitiger Beanspruchung während der Kriegszeit nicht schon 1940 gegen die Beklagte vorgegangen. Diese Entschuldigung ist jedoch unzulänglich; denn die Klägerin hatte ja die Sache damals bereits einem Patentanwalt übergeben, der den an sich nicht komplizierten Prozess ohne wesentlichen Arbeitsaufwand der Klägerin durch einen Anwalt hätte einleiten lassen können. Zudem wartete die Klägerin nach Kriegsende noch volle 4 Jahre weiter zu, und für diese Zeitspanne fällt die Entschuldigung der kriegsbedingten Arbeitsüberlastung zum vornherein ausser Betracht.

Was die Klägerin in Wirklichkeit veranlasste, mit der Klageerhebung so lange zuzuwarten, ist aus den Akten nicht ersichtlich. Aber gerade die wahren Beweggründe für ihr Verhalten können für die Entscheidung der Frage nach — DTF 76 II 393, pag. 397 — dem Vorliegen eines Rechtsmissbrauchs den Ausschlag geben. So ist von wesentlicher Bedeutung, in welchem Umfang die Beklagte ihre Marke «Sanitin» seit 1940 gebraucht hat, welche Reklametätigkeit sie dafür entfaltete, sowie ob der Umsatz der mit dieser Marke versehenen Ware zunächst während längerer Zeit nur gering war, und dann namentlich in der letzten Zeit vor der Klageerhebung stark anstieg, oder ob die Beklagte schon nach kurzem Gebrauch des Zeichens erhebliche Umsätze zu erzielen vermochte. Ferner ist von Belang, ob das «Sanitin» J) der Beklagten schon ab 1940 mit den Erzeugnissen der Klägerin in Konkurrenz trat oder ob dies erst später der Fall war. Bedeutsam sind alle diese Verhältnisse deshalb, weil die Klägerin keinen Anlass zum Einschreiten hatte, wenn sie nach der Sachlage annehmen durfte, ein ernstlicher Schaden drohe ihr aus dem Bestehen der verletzenden Marke wegen der Geringfügigkeit des Geschäftsbetriebes der Beklagten nicht. Ueber keine dieser Fragen, nicht einmal über die behauptete Verwarnung von 1943, hat die Vorinstanz Beweis erhoben, da sie auf Grund ihrer unzutreffenden Rechtsauffassung über die Voraussetzungen der Klageverwirkung hiezu keine Veranlassung hatte. Ohne Abklärung all dieser Punkte fehlen aber die tatbeständlichen Unterlagen zur Beurteilung der Stichhaltigkeit der Verwirkungseinrede.

Das angefochtene Urteil ist daher aufzuheben und die Sache an die Vorinstanz zurückzuweisen zur Vervollständigung des Tatbestandes nach der angegebenen Richtung, soweit dies nach den Vorschriften des kantonalen Prozessrechts noch angängig ist (Art. 66 OG).