Rapporto esplicativo

– la registrazione in buona fede del marchio o la sua acquisizione in buona fede deve essere avvenuta prima del 1° gennaio 1996 o prima che il nome dell’indicazione geografica registrata fosse protetto nel Paese d’origine. L’inizio della protezione dell’indicazione geografica non si ricollega a un atto ben determinato. In caso di controversia circa l’uso di un’indicazione geografica, spetta al gruppo citante dimostrare da quando essa è protetta dagli articoli 47 segg. LPM. Può farlo per mezzo di diversi documenti (pubblicità, fatture ecc.) che dimostrano l’esistenza dell’indicazione da un periodo determinato. Può anche mettere in evidenza certi fatti (comunicazioni nei mass media, pubblicità ecc.) che indicano che il titolare del marchio avrebbe dovuto essere a conoscenza dell’uso dell’indicazione geografica;

– il marchio non deve essere colpito da motivi di nullità o di estinzione.

I capoversi 7 e 8 dell’articolo 50a P-LPM riguardano la procedura di registrazione di un marchio per cui il potere d’esame da parte dell’IPI è limitato.

Secondo l’articolo 50a capoverso 6 P-LPM, chi usa un’indicazione geografica registrata per un prodotto identico o paragonabile deve adempiere l’elenco degli obblighi di cui all’articolo 50a capoverso 2 lettera b P-LPM. Per questo motivo l’articolo 50a capoverso 7 P-LPM prevede che la procedura d’esame di un marchio non registrato, che ha per oggetto un’indicazione geografica per la quale è stata inoltrata una domanda di registrazione, dev’essere sospesa fino alla decisione passata in giudicato relativa alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica. Il marchio in questione dev’essere identico o analogo all’indicazione geografica depositata e riferirsi a prodotti identici o paragonabili (cfr. il commento all'art. 50a cpv. 6 P-LPM). Una volta passata in giudicato la decisione relativa alla domanda di registrazione dell’indicazione geografica, la sospensione è revocata e il marchio può essere registrato con la limitazione adeguata (vedi qui di seguito).

In virtù dell'articolo 50a capoverso 8 P-LPM, quando un’indicazione geografica è registrata, il marchio contenente tale indicazione può essere registrato per un prodotto identico o paragonabile, a condizione che la provenienza sia circoscritta all’indicazione geografica definita nell’elenco degli obblighi. Si può fornire un esempio concreto fondato sulla disposizione analoga dell’articolo 16 LAgr: un marchio che contiene il nome «Gruyère» può essere registrato soltanto se il titolare accetta che nel registro sia menzionato che il suo marchio è registrato per il formaggio che beneficia della DOC «Gruyère». La protezione delle indicazioni di provenienza non dipende dalla registrazione. La prassi delle limitazioni non riguarda soltanto i marchi contenenti delle indicazioni geografiche registrate, bensì tutte le indicazioni di provenienza (art. 47 LPM). Tale prassi è stata riconfermata l’ultima volta dalla giurisprudenza del Tribunale federale in relazione al marchio «Colorado»⁷¹. Nel caso delle indicazioni di provenienza semplici, la limitazione corrisponde al Paese d’origine. Nel caso di indicazioni di provenienza qualificate, la limitazione corrisponde al luogo citato nel segno. Come detto, la limitazione di un’indicazione geografica registrata non corrisponde soltanto alla provenienza geografica bensì all’indicazione geografica definita nell’elenco degli obblighi⁷².

L'articolo 50a capoverso 9 P-LPM riprende l’attuale articolo 16 capoverso 7 LAgr.