Rapporto esplicativo

– L’esame della novità e dell’attività inventiva è possibile solo in funzione dello stato della tecnica (cfr. art. 1 cpv. 2 e art. 7 cpv. 1 LBI). A tal fine l’articolo 57a AP-LBI introduce un obbligo di ricerca (rapporto sullo stato della tecnica) non contemplato dal diritto vigente. Previo pagamento di una tassa, i depositanti e, a determinate condizioni, anche terzi potranno chiedere all’IPI di svolgere una ricerca (facoltativa). L’articolo 59 capoverso 5 lettera a e capoverso 6 LBI diventa superfluo e viene quindi stralciato.

– Le ricerche per i brevetti svizzeri saranno di competenza esclusiva dell’IPI, che ha sicuramente maturato l’esperienza necessaria. L’IPI conserva così la competenza sulla procedura, a tutto vantaggio dell’efficienza. Ciò determina la soppressione dell’articolo 59 capoverso 5 lettera b LBI che ammette le ricerche internazionali presso l’UEB. È tuttavia previsto che l’IPI possa, secondo la propria discrezionalità, commissionare ricerche a uffici dei brevetti esteri nell’ambito della collaborazione internazionale (cfr. art. 2 cpv. 3 e 3^bisAP-LIPI).

– Gli articoli 135a e 139 AP-LBI precisano i punti di contatto tra LBI e PCT, in particolare il passaggio delle domande PCT alla fase nazionale (pubblicazione della domanda e rapporto complementare sullo stato della tecnica).

– L’articolo 2 cpv. 3 e 3^bisAP-LIPI disciplina la collaborazione internazionale con gli uffici dei brevetti e le organizzazioni estere. La presente revisione garantisce all’IPI, in veste di autorità nazionale d’esame, il margine di manovra necessario per stipulare accordi di natura tecnico-amministrativa, se del caso in collaborazione con uffici dei brevetti nazionali o regionali e con organizzazioni internazionali come l’OMPI, in adempimento del proprio mandato legale (art. 2 cpv. 1 lett. d–f della legge federale sullo statuto e sui compiti dell’Istituto federale della proprietà intellettuale, LIPI³⁷). Nell’interesse di una procedura efficiente, si potrebbero per esempio usare i risultati (esteri) già disponibili.

– Vari dettagli di natura esecutiva, come alcune questioni concernenti il momento dell’esame, la tassa d’esame e la possibilità di chiedere un esame dei contenuti o una ricerca accelerati per il brevetto con esame completo non sono disciplinati nella LBI riveduta, ma vanno regolamentati a livello di ordinanza. Il legislatore crea le basi legali necessarie nell’ambito della presente revisione.

Procedura d’opposizione

Al rilascio del brevetto può seguire un’opposizione (art. 59c LBI). Chiunque nei nove mesi che seguono la pubblicazione dell’iscrizione nel registro dei brevetti può ricorrere a questo rimedio giuridico per chiedere all’IPI di verificare di nuovo se l’invenzione è stata esaminata correttamente e se non vi sono motivi per escluderla dalla protezione (art. 59c cpv. 1 e 2 LBI)³⁸. Con l’introduzione dell’esame completo, l’IPI sarà chiamato a esaminare anche la novità e l’attività inventiva. Appare quindi opportuno ampliare le possibilità di verifica nell’ambito dell’opposizione e permettere a terzi di chiedere di controllare che il brevetto registrato sia effettivamente nuovo e inventivo.

Attualmente la LBI disciplina la procedura di opposizione solo a grandi linee (art. 59c LBI e alcune disposizioni esecutive nella OBI). Non è escluso che l’introduzione dei nuovi motivi di opposizione, che sono al contempo condizioni fondamentali ai fini della brevettazione, determini un aumento delle opposizioni. Precisando la procedura nella LBI si vuole creare creare più sicurezza a livello di applicazione. La normativa prevista dalla CBE ha dato buoni risultati e può servire da riferimento a tal fine.

L’opponente potrà ormai scegliere se opporsi al brevetto nel suo insieme o a singole rivendicazioni (art. 59c cpv. 2 AP-LBI), definendo così l’oggetto o il « quadro» della procedura per l’IPI. Le rivendicazioni non contestate non sono oggetto della procedura e se anche vi fossero motivi di opposizione in merito, non se ne terrà conto.

Inoltre l’IPI potrà verificare se i brevetti modificati durante la procedura di opposizione rispettino tutte le disposizioni della LBI e della OBI (art. 59c cpv. 4 secondo periodo AP-LBI). Come mostra la giurisprudenza esaustiva dell’UEB, queste modifiche sono frequenti. Tuttavia, anche i brevetti modificati in questo modo (dopo la registrazione) devono possibilmente adempiere tutte le disposizioni di legge. Fa eccezione il criterio di unità dedotto dagli articoli 52 e 55 LBI. In linea con la CBE e la giurisprudenza dell’UEB, l’IPI non esaminerà più l’unità delle rivendicazioni nelle procedure successive al rilascio del brevetto. Ciò interessa anche la rinuncia parziale (abrogazione dell’art. 25 LBI), la nullità parziale (abrogazione dell’art. 27 cpv. 3 LBI) e la cessione parziale (art. 30 AP-LBI).

L’articolo 59c capoverso 5 AP-LBI introduce una nuova importante regola che permette all’IPI di portare avanti d’ufficio l’opposizione e di verificare la validità giuridica di un brevetto rilasciato anche se l’opposizione è stata ritirata. In questo modo, il pubblico è protetto contro i brevetti rilasciati indebitamente anche nei casi in cui l’opponente e il titolare concordano di ritirare l’opposizione. Tuttavia, in conformità con l’articolo 2 capoverso 2 del Codice civile (CC)³⁹, secondo cui solo il manifesto abuso del proprio diritto non è protetto dalla legge, l’IPI farà capo con moderazione a questa possibilità.

Istanza di ricorso

Il TAF rimane l’istanza di ricorso per le decisioni dell’IPI in materia di diritto dei brevetti (art. 31 in combinato disposto con l’art. 33 lett. e LTAF). La normativa proposta mantiene questa competenza a prescindere dall’introduzione dell’esame completo per i brevetti svizzeri.

Poiché finora la legge non prevedeva che l’IPI verificasse i «criteri fondamentali» di una domanda di brevetto (novità e attività inventiva) nella procedura di rilascio, i (pochi) ricorsi contro le decisioni negative concernevano prevalentemente aspetti formali. I ricorsi contro decisioni dell’IPI per questioni materiali erano rari. Visto però che in futuro l’IPI esaminerà anche gli aspetti della novità e dell’attività inventiva, ci si aspetta un aumento dei ricorsi contro le decisioni negative. Con l’aggiunta tra i motivi di opposizione della novità e dell’attività inventiva è inoltre probabile che aumenteranno anche i ricorsi contro le decisioni di opposizione dinanzi al TAF. Infine inciderà sul numero delle procedure dinanzi al TAF anche l’introduzione del modello d’utilità.

Con l’introduzione dell’esame completo cambiano anche le competenze teniche di cui deve disporre il TAF. Diversamente da altri ambiti giuridici di competenza del TAF⁴⁰, il diritto dei brevetti copre tutti gli ambiti della tecnica e delle scienze naturali. Per esaminare le decisioni d’esame e d’opposizione non basta disporre di conoscenze giuridiche, ma servono anche ampie competenze tecniche. Garantire che l’autorità di ricorso disponga di entrambe è uno dei punti centrali della mozione su cui poggia il presente avamprogetto.

Nell’ambito della revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale in vigore dal 1° gennaio 2007, al fine di garantire la professionalità e l’indipendenza della giurisprudenza il legislatore ha rinunciato consapevolmente a dotare il TAF di giudici specializzati ma

37 RS 172.010.31