Rapporto esplicativo

Capoverso 1: diversamente da quanto avviene per i brevetti, per i modelli d’utilità la presente proposta di revisione non prevede alcuna possibilità di opposizione (una conseguenza della rapidità della procedura di registrazione). Per un esame delle decisioni prese in sede di procedura di registrazione è invece prevista una procedura di cancellazione di natura amministrativa (art. 93–96 AP-LBI). In alternativa, sulla base della norma di riferimento generale di cui all’articolo 102 AP-LBI, resta valida la possibilità di un’azione per nullità nell’ambito di un procedimento civile secondo gli articoli 26 e 101 AP-LBI.

Dal momento che l’IPI non esamina la novità e l’attività inventiva dei modelli d’utilità in sede di procedura di registrazione, è possibile che siano protetti dei modelli d’utilità che non soddisfano tali condizioni. Entra allora in gioco la procedura di cancellazione, da intendersi come meccanismo di autoregolamentazione del mercato: dal momento che terzi (in particolare concorrenti) possono ottenre la cancellazione di un modello d’utilità, è possibile garantire, benché non si proceda ad alcun esame al momento della registrazione, che restino in vigore soltanto modelli d’utilità validi. Si tratta di una procedura amministrativa semplice, rapida ed economica aperta a tutti in qualsiasi momento. La sua funzione corrisponde a quella della domanda di cancellazione di cui nel diritto sui marchi (art. 35a LPM), un comprovato strumento che permette a terzi di richiedere la cancellazione di un marchio per mancato uso. Nell’ambito della procedura di cancellazione l’IPI funge da autorità di prima istanza. Contro le sue decisioni può essere interposto ricorso dinanzi al TAF.

Capoverso 2: i motivi di cancellazione si ispirano a quelli di opposizione previsti per i brevetti.

Capoversi 3–5: dopo l’avvio della procedura di cancellazione, l’IPI può procedere con assoluta cognizione di causa, nel senso che può esaminare e tenere in considerazione anche eventuali motivi di cancellazione che non sono stati fatti valere. Inoltre, può portare avanti e concludere autonomamente la procedura anche qualora la domanda di cancellazione venga ritirata. Riconoscendo all’IPI queste competenze, si esercita una notevole pressione sul titolare del modello d’utilità interessato dalla procedura di cancellazione. Si tratta di un effetto voluto teso a impedire i comportamenti abusivi alla luce dell’assenza di un esame materiale nella procedura di registrazione che non deve essere vista dai depositanti come un’opportunità per registrare un numero elevato di modelli d’utilità di dubbia validità, per poi pretendere risarcimenti da altri attori economici con la minaccia di provvedimenti giuridici in forza dell’elevato numero di titoli di protezione detenuti (i cosiddetti «troll dei brevetti»).

Art. 94 B. Modifica del modello d’utilità

Capoverso 1: anche nella procedura di cancellazione i titolari hanno la possibilità di evitare la cancellazione del modello d’utilità modificandolo affinché soddisfi le condizioni legali. La presente disposizione è in linea con l’articolo 59d capoverso 1 AP-LBI, che disciplina la modifica del brevetto in sede di procedura di opposizione.

Capoverso 2: il contesto della modifica non deve poter essere sfruttato per rivendicare cose non rivendicate nella domanda iniziale. Analogamente a quanto previsto all’articolo 59d capoverso 2 AP-LBI, è quindi la domanda di modello d’utilità a definire i confini entro i quali è possibile apportare delle modifiche. Il modello d’utilità non può essere modificato al punto da estenderne l’oggetto oltre il contenuto della domanda nella versione che ha determinato la data di deposito o da estenderne il campo d’applicazione materiale.

Art. 95 C. Spese

Capoverso 1: quanto alla ripartizione delle spese, vale il principio secondo cui ogni parte si fa carico delle spese che ha generato (cfr. art. 59e cpv. 1 AP-LBI in merito alla procedura di opposizione, nella misura in cui la motivazione ivi fornita è valida in linea di massima anche in questo contesto). Con la regolamentazione proposta, le spese a carico dei richiedenti si limiteranno fondamentalmente a quelle legate alla procedura, allo svolgimento di una ricerca sullo stato della tecnica e a un’eventuale assistenza legale. Il rischio legato ai costi per chiede la cancellazione di un modello d’utilità sarà quindi limitato, il che incentiva indirettamente procedure di cancellazione giustificate (cancellazione di modelli d’utilità che non soddisfano le condizioni di protezione).

Capoverso 2: corrisponde all’articolo 59e cpv. 2 AP-LBI. In aggiuta alle motivazioni addotte nel commento all’articolo citato si pensi per esempio ai cosiddetti «troll dei brevetti»: questi potrebbero essere tentati di registrare diversi modelli d’utilità di dubbia validità per poi pretendere risarcimenti infondati da terzi minacciando provvedimenti giuridici. Se, in una situazione simile, terzi decidessero di difendersi per mezzo della procedura di cancellazione proposta e si trovassero a sostenere spese loro non imputabili, l’IPI potrà disporre, di volta in volta, una diversa ripartizione delle spese. Stesso dicasi per quei casi in cui, per esempio, concorrenti titolari di un grande portafoglio di modelli d’utilità dovessero intentare procedure di cancellazione infondate e sistematiche contro uno stesso titolare di un modello d’utilità.

Art. 96 D. Procedura

Il capoverso 1 trasferisce al Consiglio federale la competenza di disciplinare i dettagli della procedura di cancellazione.

Capoverso 2: la presente proposta di revisione tiene conto, anche nel caso dei modelli d’utilità, dell’ampia diffusione della lingua inglese. Come nel caso della procedura di opposizione (cfr. art. 59f AP-LBI), il Consiglio federale può infatti prevedere l’utilizzo dell’inglese come lingua di corrispondenza anche nella procedura di cancellazione di modelli d’utilità. Questo non incide sulla lingua della procedura, ragion per cui le decisioni dell’IPI dovranno continuare a essere redatte in una lingua ufficiale svizzera. Stesso dicasi per le procedure di ricorso dinanzi al TAF (art. 33a PA), che può continuare a ordinare a sua discrezione, se lo ritiene necessario, la traduzione dei documenti eventualmente presentati, in virtù delle nuove disposizioni, in lingua inglese (art. 33a cpv. 4 PA).

Capitolo 5 Registro dei modelli d’utilità, pubblicazione e fascicolo del modello d’utilità (art. 97 – 99)

Art. 97 A. Registro dei modelli d’utilità

Capoverso 1: il modello d’utilità è un nuovo titolo di protezione. Come per i brevetti (e per i CPC; cfr. art. 140g AP-LBI), si rende pertanto necessaria l’istituzione di un registro indipendente per i modelli d’utilità protetti in Svizzera. La presente disposizione autorizza l’IPI a tenerne uno.

Capoverso 2: come per i brevetti (art. 60 cpv. 2 LBI) il Consiglio federale definirà quali indicazioni devono essere iscritte nel registro dei modelli d’utilità nella OBI.

Art. 98 B. Procedura, registro, pubblicazioni