Rapporto esplicativo

quelle materiali (cpv. 4). A seconda delle manchevolezze riscontrate, una domanda sarà quindi considerata irricevibile (cpv. 3) o respinta (cpv. 4). La modifica è di natura redazionale.

Capoverso 4: il termine «zurückweisen» è precisato da «abweisen» in relazione alle lacune materiali (art. 59 cpv. 1 in combinato disposto con artt. 1, 1a, 1b o 2).

Vi sono inoltre altre modifiche di natura redazionale che interessano soltanto l’articolo 59a capoverso 3 lettera b della versione francese (cfr. commento all’art. 24).

Art. 59c

Capoverso 1: in caso di opposizione, l’IPI verifica che il brevetto sia stato concesso con ragione. Rispetto a un procedimento civile si tratta di una procedura snella che vede coinvolte più parti e serve a tutelare il pubblico da titoli di protezione concessi indebitamente⁵⁹. Il termine di opposizione rimane, in linea con l’articolo 99 CBE, di nove mesi; un periodo di tempo ritenuto adeguato nella misura in cui è necessario un po’ di tempo per valutare le possibilità di successo, a maggior regione con il passaggio all’esame completo. Il secondo periodo del capoverso è invece stralciato. Le disposizioni procedurali in merito alla forma e al contenuto dell’opposizione sono per loro natura materia del diritto d’esecuzione ed è lì che vengono trasferite. È infatti nel diritto d’esecuzine che va attuata la rivendicazione di una procedura semplificata della mozione Hefti.

Capoverso 2: finora, nella procedura di opposizione ci si limitava all’esame dei motivi di esclusione dalla brevettabilità (invenzioni contrarie all’ordine pubblico o al buon costume, in particolare nel settore delle biotecnologie; art. 1a, 1b e 2 LBI). Affinché la procedura di opposizione continui ad assolvere al suo scopo anche dopo l’introduzione dell’esame completo, è necessario aggiungere la novità e l’attività inventiva all’elenco dei motivi di opposizione. Al capoverso 2 lettera a viene pertanto inserito un rinvio all’articolo 1 LBI.

Un’altra condizione fondamentale per il rilascio del brevetto non è considerata nel quadro della procedura di opposizione attuale: l’esposto dell’invenzione. L’invenzione deve essere spiegata, nella domanda, in modo che possa essere attuata da persona esperta (art. 50 LBI). Soltanto un esposto sufficiente garantisce che, una volta scaduta la protezione brevettuale, l’invenzione possa essere utilizzata liberamente. Si tratta di una «prestazione preliminare» importante che il depositante deve fornire per ricevere in contropartita un diritto esclusivo limitato nel tempo. Il capoverso 2 lettera b pone rimedio a questa lacuna: un’opposizione può ora essere fatta valere anche in ragione del fatto che un’invenzione non sia descritta in modo sufficientemente chiaro ed esaustivo da essere realizzata e attuata nella pratica da persona esperta (attuabilità dell’invenzione).

I motivi di opposizione dovrebbero infine corrispondere quanto più possibile alle cause di nullità affinché la procedura di opposizione possa effettivamente rivelarsi un’alternativa rapida ed economica al procedimento civile. È pertanto necessario poter esaminare, in sede di procedura di opposizione, se il contenuto di una domanda sia stato o meno esteso indebitamente. Nel presente capoverso è quindi ripreso, alla lettera c, il tenore dell’articolo 26 capoverso 1 lettera c AP-LBI.

Capoverso 3: nella procedura di opposizione vale il principio di disposizione. L’opponente può opporsi all’intero brevetto o soltanto a singole rivendicazioni di brevetto, circoscrivendo così la portata della procedura dinanzi all’IPI. Se un’opposizione riguarda soltanto una determinata parte del brevetto, l’IPI deve limitare il suo esame alla parte oggetto dell’opposizione, fermo restando che un’opposizione contro una rivendicazione di brevetto indipendente è riferita anche alle rivendicazioni che da questa dipendono. Eventuali motivi di opposizione che possono essere fatti valere per rivendicazioni non oggetto di opposizione non devono essere presi in considerazione. Il nuovo capoverso 3 dispone invece che l’IPI può ormai tener conto anche di motivi di opposizione non fatti valere dall’opponente. Un simile disciplinamento è in linea con l’articolo 101 capoverso 2 CBE e con la regola 81 paragrafo (1) RE CBE e ha lo scopo di garantire che soltanto i brevetti conformi alle disposizioni di legge superino la procedura di opposizione. In particolare, si intende in questo modo far sì che le modifiche adottate durante la procedura di opposizione siano verificate in funzione di tutti i motivi di opposizione (p. es. anche dell’estensione non ammissibile non fatta valere inizialmente).

Capoverso 4: l’IPI revoca il brevetto se un’opposizione è ammessa e motivata (primo periodo). Può inoltre mantenere il brevetto invariato o modificarne la portata. I brevetti modificati durante la procedura di opposizione devono possibilmente soddisfare tutte le condizioni legali. A tal fine, il secondo periodo autorizza l’IPI, in caso di modifiche apportate nella procedura di opposizione, a verificare che siano rispettate le prescrizioni rilevanti di cui alla LBI e alla OBI. L’IPI non è quindi tenuto a limitarsi all’esame dei motivi di opposizione (cfr. cpv. 3) e può così garantire che siano rispettate tutte le prescrizioni legali. Succede per esempio che un titolare reagisca all’opposizione modificando il brevetto per tentare di salvarlo. Questo tipo di modifiche è tuttavia ammesso solo nel rispetto delle prescrizioni legali. Tale disposizione è in linea con l’articolo 101 paragrafo 3 CBE.

Nel quadro del capoverso 4 l’IPI non esaminerà invece l’unità del brevetto modificato in seguito all’opposizione. Nel diritto vigente l’unità deve essere considerata sia nella procedura di rilascio del brevetto (art. 52 e art. 55 LBI), sia nelle procedure successive quali la rinuncia parziale (art. 25 LBI) e la nullità parziale (art. 27 cpv. 3 LBI), pur non costituendo un motivo di opposizione. Il criterio di unità è una prescrizione d’ordine che al giorno d’oggi adempie al suo scopo in misura solo limitata (si rimanda al commento all’art. 25 AP-LBI). Nell’ambito della revisione proposta il criterio di unità è quindi abrogato per le procedure successive. Per i brevetti e le relative rivendicazioni il criterio di unità deve pertanto essere soddisfatto unicamente fino al rilascio del brevetto. Poiché la procedura di opposizione segue il rilascio del brevetto, in quel momento l’unità secondo gli articoli 52 e 55 LBI non è più una condizione legale che l’IPI deve esaminare nel quadro dell'articolo 59c capoverso 4 AP-LBI. Ciò è in linea anche con la giurisprudenza dell’UEB⁶⁰. Un (ri)esame da parte dell’IPI dell’unità nel quadro dell’opposizione contrasterebbe da un lato con la limitazione del criterio di unità alla procedura di rilascio e dall’altro renderebbe necessario dare ai titolari di brevetto la possibilità di costituire nuovi brevetti per le rivendicazioni che non soddisfano più il criterio dopo l’opposizione (si rimanda al commento all’art. 30 AP-LBI).

Capoverso 5: l’articolo 59c capoverso 3 LBI non prevede la possibilità di portare avanti la procedura di opposizione una volta ritirata l’opposizione. La procedura di opposizione serve però a tutelare il pubblico da brevetti concessi indebitamente. Una volta avviata l’opposizione non dovrebbero essere pertanto mantenuti brevetti manifestamente privi di validità. Lo scopo del capoverso 5 è proprio questo. Per poter esaminare veramente la validità di un brevetto oggetto di opposizione, l’IPI ha la possibilità di portare avanti la procedura di opposizione d’ufficio anche qualora l’opposizione venga ritirata. Derogando al principio di disposizione, si intende prevenire gli abusi. È possibile infatti che un titolare «riscatti» il proprio brevetto in sede di procedura di opposizione offrendo un compenso all’opponente che, nonostante vi siano fondati motivi di opposizione, decida di ritirare l’opposizione. Il capoverso 5 permette di revocare titoli di protezione concessi indebitamente anche in casi come questi. Si tratta di una concretizzazione del divieto di abuso del